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바이오분야 지적재산권 분쟁 사례 및 특허 라이센싱을 위한 전략

  • 등록일2018-02-26
  • 조회수14965
  • 분류기타 > 기타,  제품 > 바이오의약
  • 저자/소속
    정원영 변호사 / 법무법인 태평양
  • 발간일
    2018-02-26
  • 키워드
    #지적재산권#분쟁 사례 #특허 라이센싱
  • 첨부파일
    • pdf 바이오분야 지적재산권 분쟁 사례 및 특허 라이센싱을 위한 전략... (다운로드 400회) 다운로드 바로보기

 

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1. 들어가며

 

‘4차 산업혁명’이라는 용어는 2016년 다보스 포럼에서 핵심의제로 논의되면서 여러 나라들의 주목을 받기 시작했는데, 그 핵심은 다양한 분야의 기술, 특히 디지털, 생물학, 물리학 등의 ‘융합’을 통한 새로운 기술 혁신, 획기적인 기술 진보의 ‘속도’ 등에 있다. 의학·바이오 분야와 관련하여서는 IBM의 ‘왓슨’ 을 이용한 진단 및 신약개발을 필두로 하여 웨어러블 헬스케어 기기, AI 진단기기, 개인별 맞춤형 건강관리 시스템 등이 그 대표적인 사례로 언급되고 있다. 특히 IBM의 ‘왓슨’과 같은 인공지능은 한 연구에서만 100만 건 이상의 논문을 읽을 수 있고, 동시에 500만 명 이상의 임상데이터를 분석할 수 있는 능력을 갖추고 있어, 기존의 신약개발에 소요되었던 비용과 기간을 대폭 줄여줄 것으로 큰 기대를 모으고 있다. 1)

 

우리 정부도 2017년 4월 ‘4차 산업혁명 주도를 위한 바이오헬스 산업 발전전략’을 발표하고, 분산형 바이오 빅데이터 구축, 비즈니스모델 개발 및 규제 해소, 빅데이터 기반 맞춤 신약개발 및 혁신 생태계 조성, 융합 의료기기 개발 및 국내외 시장진출 지원 등에 대한 정책 방향을 제시한 바 있다.2)

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1) 배영우, 4차 산업혁명시대 인공지능을 활용한 신약개발, 한국제약바이오협회 정책보고서, 2017. 9. vol.13 참조

2) 약업신문 기사, “산업부, '맞춤형 신약개발·바이오제약 스타트업 육성' 적극 지원”, 2017. 4. 18. 참조

 

이와 같이 의학·바이오 분야가 4차 산업혁명의 한 주축을 구성하면서, 바이오 관련 기술의 개발 및 공유가 더욱더 가속화 될 것이 전망되고 있다. 그런데 이와 같이 새로운 기술의 개발 및 공유가 활발해질수록 각 기술에 대한 지적재산권과 관련하여 다양한 분쟁의 증가가 수반될 수밖에 없으므로, 기술의 개발 과정에서부터 향후 지적재산권의 유효성이 다투어지거나 타인의 지적재산권의 침해를 구성하지 않도록 사전에 충분히 검토하여 대비할 필요가 있다. 또한 기술의 공유에 있어서도 그와 관련한 법적인 쟁점을 숙지해 둠으로서, 라이센싱 계약을 체결함에 있어 보다 전략적으로 대응할 수 있을 것이다.

 

이에 본고에서는 4차 산업혁명시대의 바이오산업과 관련하여 주로 문제가 될 수 있는 쟁점에 관한 기존의 의학·바이오 분야의 지적재산권 분쟁 사례를 소개하고, 라이센싱에 있어 주의해야 할 점들을 짚어 봄으로서 의학·바이오 분야 종사자들에게 향후 발생할 수 있는 지적재산권 분쟁에 대비하는 데에 도움이 되고자 한다.

 

 

2. 바이오산업 관련 지적재산권 분쟁 사례

 

가. 산업상 이용가능성3)에 관련한 사례 [대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결]

 

원고는 “비-세포(B-cell) 임파종에 대한 이디오타입 예방접종”을 명칭으로 하는 발명(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)에 관하여 특허출원하였는데 (출원번호 1992-702206호), 특허청은 이 사건 출원발명의 수지상 세포를 인체에 적용하기 위해서는 조직 부적합성을 최소화하기 위하여 인체의 비장으로부터 분리된 수지상 세포를 사용하여야 하고 이는 기배출된 세포가 아니라 외과적 수술에 의해서만 얻어질 수 있는 것이어서 이는 실제로 인체를 발명의 구성요건으로 하는 것이므로 산업상 이용할 수 있는 발명으로 볼 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

 

특허심판원은 위 거절결정에 대한 불복 심판에서 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제 1 항 발명(이하 ‘이 사건 제 1 항 발명’이라 한다)4)은 시험관 내에서 이디오타입 단백질에 노출시킨 이디오 타입 펄스된 수지상 세포를 기술적 구성으로 하는 것으로, 이 수지상 세포를 얻기 위해서는 인체의 장기인 비장에서 적출하여야하는 것이어서 외과적 수술과정을 반드시 거쳐야 하는바, 실질적으로 인체를 발명의 구성요건으로 포함하고 있는 것이므로 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결 (특허심판원 99원824 심결)을 하였다.

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3) 우리 특허법은 제29조 제1항에서 특허요건으로서 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’일 것을 특허요건으로 하는데, 통설은 ‘인간의 질병을 진단, 처치, 경감, 치료, 예방하는 방법’으로 이루어진 의료행위에 대해서 ‘산업상 이용가능성’이 없는 것이어서 특허받을 수 없는 것으로 보고 있으며, 특허청 심사기준도 ‘인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법’의 발명에 대하여는 특허성을 부인하고 있다. [조영선, 특허법 제3판, 박영사, 2011, 96쪽 참조]

4) 청구항 1. 포유동물에서 세포막상에 이디오타입 단백질을 발현시키는 병원성 임파구에 대한 효과적인 액소성 및 세포면역 반응을 유발시키기 위한, 시험관 내에서 이디오타입 단백질에 노출시킨 수지상 세포로 이루어지는 이디오타입 펄스된 수지상 세포.

 

이에 대해 원심판결(특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허6387 판결)은 “이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 실시예에는 이 사건 출원발명에 사용되는 수지상 세포를 사람의 비장으로부터 얻는 방법만이 기재되어 있지만, 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터도 얻을 수 있음이 이미 그 출원일 전에 알려져 있고, 실제로 출원일 이후 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있는 이상, 비록 사람의 비장으로부터 수술에 의하여 수지상 세포를 얻는 것이 일반적이었고, 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 손쉽게 얻는 것이 곤란하여 이 사건 출원발명의 출원일 당시 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 얻는 것이 산업상 이용되고 있지 않다 하더라도, 출원일 당시에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 장래 의학기술의 발전에 따라 장래에 혈액으로부터도 필요한 양의 수지상 세포를 얻는 것이 가능하리라는 것을 용이하게 생각할 수 있다 할 것이므로, 결국 이 사건 출원발명의 수지상 세포를 외과적인 수술을 거쳐 사람의 비장으로부터 얻는 것을 전제로 하여 이 사건 출원발명이 산업상 이용할 수 없는 발명이라고 할 수 없고, 나아가 이 사건 출원발명은 '수지상 세포'라는 물의 발명이므로 산업상 이용가능성이 부정되는 의료행위에 관한 방법의 발명에도 해당하지 아니하며, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없다”고 하여 원 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하다고 판결하였다.

 

그러나 대법원은, “특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다”고 설시한 후, “특허출원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 않아 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다”고 하여, 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하였다.

 

나. 유전자 관련 발명의 성립성과 명세서 기재요건 [특허법원 2002. 5. 30. 선고 2001허1006 판결(확정)]

 

원고는 “세포질적 웅성 번식 불능성을 부여하는 DNA 서열, 이 서열을 포함하는 미토콘드리아 게놈, 핵 게놈, 미토콘드리아 및 식물 및 잡종 제조 방법”을 명칭으로 하여 특허출원을 하였는데, 특허청은 이 사건 출원발명5)이 “~이상의 상동성을 가지며”라는 광범위한 표현을 사용하고 있어 구성이 불명확하다는 이유를 들어 거절사정하였고, 그에 대한 불복심판에서 특허심판원도 심판청구를 기각하였다(특허심판원 99원1918 심결).

 

이에 대해 특허법원은 “특허법 제42조 제4항 에 의하면, 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 하며, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 하므로, 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 허용되지 아니하는바, 하나의 DNA 서열이 바뀜에 의해 기능이 상이한 단백질이 생성될 수도 있음을 특징으로 하는 유전자 관련 발명에 있어, 유전자는 염기서열로 특정하여야 하며, 막연히 특정의 기준서열과 '~%의 상동성을 갖는 염기서열'과 같은 표현을 청구항에 사용하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니하나 새로운 유용성을 가지는 DNA 서열을 발견한 경우, 그 변이체가 가지는 DNA 서열이 위 특정 서열과 어느 정도의 상동성을 가지고 있을 때 동일한 기능을 보유하는지에 관한 구체적 근거를 발명의 상세한 설명에서 제시한다면 청구항에 특정서열과 '~%의 상동성을 갖는 서열'이란 표현을 사용하여 특허청구의 범위를 확장하더라도 청구항의 기재가 불명확하다고 할 수는 없다”고 판시하여 유전자 관련 발명의 기재요건에 대하여 판시하였다.

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5) 청구항 1. a) 제1도의 뉴클레오티드 번호 928 내지 2273의 DNA 서열을 갖거나, 또는 b) 상기 서열과 90% 이상의 상동성을 갖는 서열을 가지며, 식물의 미토콘드리아 게놈 내에 존재시 그식물에 세포질적 웅성 번식불능성을 부여하는 오구라(Ogura) 번식불능성 DNA서열.   

 

다만 이 사건 사안에 대하여는, “식물에 세포질적 웅성-번식 불능성을 부여하는 DNA 서열과 함께 이들 서열과 '90% 이상의 상동성을 갖는 서열' 또는 이들 서열을 함유한 재조합 식물 미토콘드리아 게놈을 특허청구하는 출원발명의 상세한 설명에는 기본서열과 동일한 기능을 가지면서 염기서열 상동성의 수치범위를 만족하는 다양한 변이체의 예시 등을 통해, 상동성의 수치를 90% 이상으로 한정한 근거가 제시되어야만 비로소 출원발명의 특허청구범위가 명확해진다고 할 수 있을 것인데, 그 근거를 밝히고 있지 아니할 뿐 아니라 심지어 '90% 이상의 상동성'이란 기재조차 찾을 수 없으므로 특허청구범위의 기재가 불명확하여 특허를 받을 수 없다”고 판단하였다.

 

다. 투여용량 내지 투여용법을 구성요소로 하는 의약용도발명의약용도발명6) [2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결]

 

원고는 “저용량의 엔테카비르 제제 및 그 용도”를 명칭으로 하는 발명7)을 특허 제757155호로 등록하였는데, 피고는 확인대상발명8)은 원고가 이 사건 특허의 권리범위에서 의식적으로 제외한 발명으로 자유실시기술에 해당한다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

 

특허심판원은 확인대상발명의 구성 중 ‘1.065mg/1정의 함량’(이하 이 사건 특허와 관련 필요에 따라 ‘투여용량’이라 한다)은 선행발명과 대비하는 구성요소로 본 반면, ‘1일 1회 투여 가능한’이라는 구성(이하 ‘투여용법’ 내지 ‘투여주기’라 한다)은 ‘엔테카비르를 포함하는 정제’라는 물건을 구성하는 요소가 아니라 단지 이를 투여하는 주기를 기재한 것에 불과하므로 이를 자유실시기술 판단을 위하여 대비하여야 할 구성요소에 해당하지 않는 것으로 본 후, “확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당된다”는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(특허심판원 2012당2418 심결).

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6) ‘의약용도발명’이란 특정 의약 물질에 대하여 특정 질환에 대한 새로운 약리효과를 발견한 경우, 그러한 새로운 용도를 대상으로 하는 특허발명을 의미한다.

7) 청구항 1. 담체 기질의 표면에 부착된 0.5 내지 1.0 mg의 엔테카비르(entecavir)를 포함하는, B형 간염 바이러스 감염을 치료하기 위한 1일 1회 투여에 효과적인 제약 조성물

8) 피고가 특정한 확인대상발명의 요지는 아래와 같다.
엔테카비르 일수화물이 1.065mg(엔테카비르 1mg에 해당한다)/1정(錠)의 함량으로 포함된 1일 1회 투여가능한 B형 간염 바이러스 감염 치료용 정제(錠劑)로서, 엔테카비르, 담체 및 점착성 물질인 결합제를 포함하는 분말 상태의 균일한 혼합물을 타정기로 바로 압축 성형하는 직접분말압축법, 즉 직타법으로 제조되며, 위 정제는 주성분인 엔테카비르, 담체 및 결합제가 압력에 의해 응집되어 형성된 것이고, 정제에 포함되는 성분을 과립의 형성 없이 균일하게 혼합하여 바로 타정한 정제이다.  

 

반면 그에 대한 심결취소소송에서 특허법원은 투여용량과 투여주기를 모두 확인대상발명의 구성요소로 보고 이들 구성요소들이 포함된 확인대상발명을 선행발명들 및 주지관용기술과 비교하여 자유실시기술로 판단하여 원고의 청구를 기각하였다(특허법원 2014. 4. 11. 선고 2013허5759 판결).

 

이 사건에서 중요한 판단 대상이 된 것은 의약용도 발명에 기재된 ‘투여용량’과 ‘투여주기’를 발명의 구성요소로 보아야 하는지 여부9)에 관한 것인데, 이에 대해 대법원은 아래와 같이 판시하여 종래의 판례를 변경하고, 그러한 법리에 따라 판단한 원심 판결에 위법이 없다고 하여 상고를 기각하였다.

 

“의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다.

 

그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 위와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다.

 

따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다.

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9) 래의 판례는, 의약용도발명도 ‘물건에 관한 발명’의 하나이므로 ‘물건’ 그 자체를 한정하는 범위 내에서 구성요소로 보아야 하고, “투여주기와 단위투여량은 조성물인 의약물질을 구성하는 부분이 아니라 의약물질을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나, 조성물 발명에서 비교대상발명과 대비 대상이 되는 그 청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 구성요소로 볼 수 없다”고 하였다. (대법원 2009.5.28.선고 2007후2926판결, 대법원 2009.5.28.선고 2007후2933판결 등)

 

그렇다면 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 위와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

 

이러한 법리는 권리범위확인심판에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용된다.”

 

 

3. 라이센싱을 위한 전략

 

가. 특허권의 공유

 

바이오산업 관련 기술은 그 특성상 다수의 발명자가 공동개발을 하는 것이 일반적이다. 이러한 다수의 발명자가 관여하는 특허발명과 관련하여 우리 특허법은 제33조 제2항에서 ‘2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다’고 명시하고 있다. 이에 다수의 발명자들은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 공유하고, 다른 공동발명자들에게 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 양도하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 모든 공동발명자들이 공동으로 특허를 출원하여야 한다(특허법 제44조).

 

그런데 공동으로 특허를 출원하여 특허권을 공유하는 경우, 각 공유특허권자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있으나(특허법 제99조 제3항), 다른 모든 공유특허권자의 동의를 받지 않으면 그 지분을 양도하거나 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다(특허법 제99조 제2, 4항). 즉 특허권에 대하여 라이선스 계약을 체결하고자 하는 경우, 공유특허권자 중 1인이라도 반대하면 적법하게 실시권을 허여할 수 없어 라이선스 계약 체결에 어려움을 겪을 수밖에 없다.

 

이에 만약 향후 사업화를 위해서 특허발명의 실시권 허여나 특허권의 이전을 예정하고 있다면, 해당 기술의 발명단계에서부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 것을 예정하는 약정을 체결해두거나, 실시권 허여에 대한 사항을 공동발명자들 간에 미리 협의하여 정해두는 것도 좋은 방법일 수 있다고 생각된다.

 

나. 실시권의 유형

 

라이선스 계약을 체결하는 경우 그 방식은 매우 다양하게 이루어질 수 있다. 우리 특허법이 규정하는 특허에 대한 실시권은 전용실시권(특허법 제100조) 및 통상실시권(특허법 제102조)이 있으며, 법문에 별도로 규정되어 있지는 않지만 실무상 독점적 통상실시권도 실시권 허여의 한 유형으로 사용된다.

 

먼저 특허권자는 본인의 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 허여할 수 있는데, 이 경우 전용실시권자는 전용실시권을 설정받은 범위 내에서 독점적으로 특허를 실시할 수 있으며, 이때 제3자뿐 아니라 특허권자도 그에 대한 실시가 금지된다. 만약 제3자가 특허권을 침해한 경우 전용실시권자는 직접 침해자에 대하여 침해금지청구 및 손해배상청구 소송을 제기할 수 있다.

 

한편 통상실시권의 경우, 특허권자는 하나의 특허권에 여러 개의 통상실시권을 동시에 허여할 수 있고, 특허권자는 물론 통상실시권자인 제3자도 동시에 실시하게 될 가능성이 있다. 통상실시권자는 제3자가 특허권을 침해하였다고 하더라도 침해자에 대하여 직접 침해금지청구, 손해배상청구를 할 수 없다.

 

이와 달리 독점적 통상실시권은 통상실시권의 한 종류로서, 계약에 의해 제3자에게 중복으로 실시허락을 하지 않기로 하거나, 제3자는 물론 특허권자도 실시하지 않기로 하는 것을 내용으로 하는 것을 말한다. 이 경우 독점적 통상실시권은 자신의 특허권자에 대한 채권침해를 이유로 특허권을 침해한 제3자에 대하여 손해배상청구를 할 수는 있으나, 직접 침해금지청구를 구할 수는 없다.

 

이처럼 실시권에는 다양한 유형이 존재하므로, 실시권 허여의 대상이 되는 특허발명의 기술적 특징, 사업화 하고자 하는 목적, 계약당사자간의 관계, 관련 분야의 시장상황 등을 충분히 고려하여 어떠한 유형의 실시권을 허여하는 계약을 체결할 것인지를 정할 필요가 있다.

 

다. 의약·바이오 분야 특허의 라이센싱

 

한편 의약·바이오 분야의 특허발명과 관련하여 실제 사업화를 위해서 필연적으로 임상시험, 허가절차 등을 거쳐야 하는 경우가 대부분인데, 특허발명은 완성되었으나 임상시험 등이 완료되지 않은 시점에서 라이선스 계약을 체결하게 되는 경우가 종종 있다.

 

그러한 경우 식품의약품안전처 등 관련 행정기관에서 요구하는 제반 서류들에 대한 준비 및 대응에 관한 사항도 라이선스 계약 체결 단계에서 충분히 협의하여 역할 및 비용 분담을 미리 정해둘 필요가 있다.

 

또한 의약·바이오 분야의 특허발명과 관련하여 항상 문제되는 쟁점 중의 하나는 라이선스 계약에 의하여 실시권을 허여 받은 특허발명 외에 계약당사자들이 후발적으로 발명한 개량기술에 대한 지적재산권 문제이다. 개량기술은 필연적으로 그 기초가 되는 특허발명의 실시를 수반할 수밖에 없는데, 만약 개량기술의 사용이 라이선스 계약에 의하여 허락된 특허발명의 실시 범위를 벗어난다면 이는 특허권 침해에 해당하게 된다. 또한 특허발명의 실시권자가 개량기술을 발명하였을 경우, 특허발명 이외에 본인의 독자적인 기술을 추가하여 발명하였다면 개량기술에 대해서는 실시권자도 발명자가 된다고 볼 수 있는데, 이 경우 개량기술의 지적재산권은 누구의 소유로 할 것인지도 문제가 된다.

 

이에 라이선스 계약을 체결함에 있어서 실시권을 허여하는 특허발명을 기초로 하여 발명되는 개량기술에 관한 지적재산권은 누구의 소유로 할 것인지, 그 실시에 대한 권한은 어떻게 부여할 것인지 등에 관한 사항을 상세하게 정해둘 필요가 있다. 이때 계약을 체결하는 당사자로서는 이후 해당 특허발명을 이용한 사업화를 고려하여 시장에서의 수요 전망 등을 충분히 고려하여 전략을 세워야 할 것이다.

 

 


...................(계속)


 




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