바이오인

BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 18-13

유럽특허청, 브로드연구소의 CRISPR 특허권 취소

◇ 유럽특허청(EPO)은 브로드연구소(Broad Institute)의 크리스퍼(CRISPR-Cas9) 유전자 편집기술과 관련된 핵심특허 1건을 취소. 취소사유는 해당 특허의 실질적 내용이 아닌 형식요건에 대한 문제로 초기 특허출원에 기재된 발명자 한명이 제외되었기 때문으로, 브로드측은 이번 결정에 항소할 계획이라고 밝힘

    ▸주요 출처 : Science, Broad Institute takes a hit in European CRISPR patent struggle, 2018.1.18.; 한국지식재산연구원, 유럽 특허청, 브로드 연구소의 크리스퍼 유전자 가위기술 특허권 취소, 2018.1.25.; 생명공학정책연구센터 BioINwatch, 크리스퍼 유전자 가위기술 특허 분쟁, 2017.5.19

■ 크리스퍼(CRISPR-Cas9) 유전자 편집기술을 둘러싼 특허 분쟁은 미국에 이어 유럽에서도 지속

 ○ 2012년 12월 MIT 펑 장(Feng Zhang) 교수 연구팀이 소속된 브로드연구소 (Broad Institute, 하버드・MIT 공동연구소)는 크리스퍼 유전자 편집기술을   동물(쥐 등), 인간과 같은 포유류의 진핵세포에서 적용할 수 있음을 입중하고 미국특허 및 국제특허를 출원
    ※ 크리스퍼 유전자 편집기술 관련 최초 특허는 UC 버클리(University of California, Berkeley) 제니퍼 다우드나(Jennifer Anne Doudna) 교수 연구팀의 크리스퍼 유전자 편집기술로 바이러스 DNA의 특정 부분을 편집하는 데 성공한 뒤 특허를 출원(2012. 5월). 원핵생물인 박테리아에서 Cas9이 DNA를 선택적으로 자를 수 있음을 보여주어 지금까지 밝혀진 CRISPR-Cas9의 기본 메카니즘을 최초로 규명
  - UC 버클리가 관련특허를 먼저 출원하였으나 브로드연구소는 우선심사제도를 이용하여 미국 특허권을 획득(2014. 4월)
  - 이에 UC 버클리는 크리스퍼 유전자 편집기술을 브로드연구소 보다 먼저 개발했다며, 미국특허청 심판위원회에 저촉심사(interference proceeding)를 신청. 미국특허청은 브로드연구소가 부여받은 크리스퍼 유전자 편집기술에 대한 일련의 특허권은 유효하다고 판결(2017. 2월)
    ※ 브로드연구소의 발명이 UC 버클리의 발명과 완전히 다르므로, 브로드연구소의 특허권은 유효하다고 판결

 ○ 브로드연구소는 PCT 출원에 기반하여 2013년 12월 12일 관련 특허를 유럽특허청에 출원하였으며, 경쟁상대인 UC 버클리 및 다른 그룹의 특허 출원 및 논문보다 앞선다는 것을 주장하기 위해 12건의 미국 가출원(provisional applications)에 의한 우선권을 주장
  - 2015년 2월 11일, 브로드연구소는 유럽특허청의 특허권을 취득
    ※ EP2771468B1 Engineering of systems, methods and optimized guide compositions for sequence manipulation

 ○ 이후 CRISPR Therapeutics, Novozymes 등에 의해 9건의 이의신청이 제기되었으며, 이의신청인은 브로드연구소가 주장한 우선권에 대한 일부 근거가 부적법함을 주장하며 해당 특허(EP2771468B1)의 취소를 요구

 ■ 유럽특허청은 해당특허에 대해 주장된 우선권의 성립요건에 흠결이 있다고 판단하여 브로드연구소의 해당 특허를 취소(2018.1.17.)   

 ○ 브로드연구소는 미국특허 US 201261736527 등에 기해 우선권을 주장하였는데, 그중 가장 먼저 출원된 US 201261736527과 US 201361748427의 출원인(승계인)이 해당특허가 기반한 PCT 출원의 출원인과 일치하지 않음을 확인
  - 미국에서 가장 초기에 출원된 특허의 발명자 명단에는 록펠러대학의 Luciano Marraffini 교수가 공동발명자로 지명되어 있었으나, 유럽  출원서에는 등재되지 않음
  - 이는 록펠러대학과 브로드연구소 사이의 ‘CRISPR 발명에서 Marraffini의 역할’에 대한  분쟁이 발생하였고 이후 합의 과정을 거치면서 제외
    ※ 최근 브로드연구소는 록펠러 대학과 CRISPR-Cas9 시스템의 사용과 관련된 특허의 발명자(nventorship) 및 소유권에 관한 의견 차이를 해결했다고 발표 (2018.1.15.)

 ○ 유럽 판례법 실무 상 선출원이 공동으로 출원된 경우라면, 후출원인은 모든 출원인으로부터 승계인으로 지정 받아야만 선출원에 기한 우선권 주장 가능
   - 따라서 유럽특허청은 해당특허의 우선권 주장에 흠결이 있고, 이에 선출원과 해당특허 출원일 사이에 공개된 발명으로 인해 신규성 또는 진보성이 결여된다고 판단, 해당 특허를 취소
    ※ 반면에 미국의 경우는 우선권 요건을 덜 엄격하게 규정하고 있어서, 후출원인이 선출원의 공동출원인 중 1인이거나 또는 그의 승계인으로 확인되면 선출원에 기한 우선권을 주장할 수 있음

 ○ 브로드연구소는 이번 결정은 미국특허청과 유럽특허청간의 특허출원에 대한 형식요건 규칙 상의 차이에 근거하다고 밝히며, 항소할 예정이라고 밝힘