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 의약용도발명의 신규성 및 진보성

: 대법원 2019.1.31.선고 2016후502 판결을 중심으로

[목차]

Ⅰ. 서 론

Ⅱ. 사건의 개요
  1. 특허발명의 내용
  2. 선행발명들

Ⅲ. 특허법원에서의 판단
  1. 선행발명 1 또는 2에 의한 신규성 부정 여부
  2. 진보성 부정 여부

Ⅳ. 의약용도발명과 신규성
  1. 의약용도발명에서 효과의 의의
  2. 의약용도발명의 신규성
  3. 선행발명에서 의약용도의 개시여부
  4. 소결: 선행발명에 의하여 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되지 아니함

Ⅴ. 의약용도발명의 진보성
  1. 진보성 판단의 기존 법리
  2. 새롭게 제시된 ‘성공에 대한 합리적 기대가능성’ 기준
  3. 진보성 판단 기준으로서의 의약용도 발명의 효과
  4. 이 사건 특허발명에의 적용
  5. 소결: 이 사건 특허발명의 진보성은 부정되어야 함

Ⅵ. 결 론

[내용]

Ⅰ. 서 론

신규한 물질 혹은 기존의 물질에 대하여 새로운 의약용도를 발견한 경우에는 이에 대하여 그 물질과 치료하고자 하는 질병의 종류를 특정하는 형태로 청구항을 작성하여 특허출원하여 특허받을 수 있고, 이를 일반적으로 의약용도발명이라고 지칭하고 있다. 의약용도발명과 관련하여 청구항의 해석 및 이에 따른 권리범위의 확정 문제, 신규성, 진보성의 판단 등과 관련하여 다양한 쟁점이 있을 수 있다. 그런데 의약용도발명의 신규성, 진보성 판단과 관련하여 특허법원에서는 2016.1.21.선고 2014허4913 판결을 통하여 항암제와 같은 의약물질에 관한 의약용도발명의 경우에 그 개발에 장시간과 고비용이 통상적으로 요구되는 점 등을 근거로 진보성을 부정하기 위해서는 통상의 기술자가 “의약용도발명의 성공을 합리적으로 기대할 수 있을 때에만 그 진보성을 부정할 수 있다”는 취지로 기존의 국내 판결에서는 찾아볼 수 없는 판시를 하여 사계(斯界)의 많은 관심을 불러일으킨 바 있다.

그런데 최근 2019.1.31. 대법원에서는 위 사건의 상고심 사건인 대법원 2016후502 판결을 통하여, 의약용도발명의 진보성 판단기준이 기존의 특허발명의 진보성 판단기준과 근본적으로 차이가 나지 않는 기준을 채택하면서 상기 의약용도발명의 진보성이 선행발명들에 의하여 부정된다는 취지로 상기 특허법원과 상반되는 취지의 판단을 하고 있다.

본고에서는 상기 사건을 중심으로 의약용도발명에서의 신규성, 진보성 판단 기준에 관하여, 의약용도발명의 효과 및 성공에 대한 합리적 기대가능성의 관점을 중심으로 논하고자 한다.

Ⅱ. 사건의 개요

1. 특허발명의 내용

이 사건 특허발명은 의약 조성물 특히 항암제에 관한 것으로, 백혈병의 치료용도가 알려진 기존의 약물인 이매티닙(Imatinib)이 암의 일종인 ‘위장관 기질종양(GastroIntestinal Stromal Tumor: GIST)에도 효과가 있다는 점을 확인하고, 상기 약물의 용도를 기존의 만성골수성백혈병(CML: Chronic Myelogenous leukemia)이 아닌 GIST의 치료 용도로 한정한 이른바 의약용도발명이다.

특허발명의 명칭은 ‘위장관의 기질 종양의 치료’로 하고 있는데, 이 사건에서는 이 사건 특허발명이 그 출원일 이전에 학술논문에 게재된 선행발명들에 의하여 신규성, 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이 되었다.

2. 선행발명들

이 사건 특허발명의 신규성 혹은 진보성을 부정하기 위한 선행발명들로는 아래의 것들이 심결과 원심에서 제시되고 있다.

...................(계속)

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