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I. 머리말 널리 알려진 바와 같이 미국 특허제도는 유럽이나 일본, 캐나다 등 다른 나라들과는 다른 독특한 점을 많이 가지고 있다. 그 예로, 선발명주의, 특허 받고 나서야 출원 내용이 일반에게 공개되는 것, 계속 출원, 일부 계속 출원 등의 제도를 들 수 있다. 그러나 최근 세계 특허제도를 일치시키고자 하는 세계 각국과 특허관련 기구들의 노력, GATT, TRIPs 등의 영향으로 미국도 점차 미국 특허제도에서만 고유하게 존재하던 몇몇 제도를 포기하기에 이르렀다. 1995년에는 특허발행일로부터 17년이던 특허 기간을 출원일로부터 20년이 되도록 개정하였고, 1996년 1월 1일부터는 외국에서의 발명에 대해서도 입증할 경우 우선일보다 앞선 발명일을 인정해 주기에 이르렀으며, 작년에는 상, 하원을 통과한 미국 특허법 개정을 포함한 법률 개정안에 관해 1999년 11월 29일 미국 대통령이 서명함으로써 새로운 법률로 제정되었다. 이하에서는 개정된 특허법 중 중요한 사항들을 살펴보기로 한다. Ⅱ. 1999년 개정된 특허법 내용 1. 특허기간 보장(Patent Term Guarantee) 규정 1995년 6월 8일을 기해 미국 특허기간에 관한 규정이 바뀌어 이전에는 특허출원일에 상관없이 특허가 허여되어 특허공보에 게재된 날인 특허발행일(issue date)로부터 17년이었으나 1995년 6월 8일 이후로는 특허기간이 출원일로부터 일률적으로 20년이 되게 되었다. 이는 세계 다른 나라들과 보조를 맞추기 위한 불가피한 조치였으나 특허청에서의 절차가 길어질 경우 실제 특허기간이 단축될 수밖에 없게 되어 반발과 우려의 소리가 높게 되자, 이 제도를 보완하기 위해 출원인의 귀책사유 없이 특허청의 절차 지연으로 특허 부여가 늦어질 경우 그러한 지연 기간 만큼 특허기간을 연장해 주고자 다음과 같은 내용의 4402 조(Section 4402)를 신설하였다. Section 4402: Patent Term Guarantee Authority 1. 출원일(국제 출원인 경우 국내 단계 절차 완료일)로부터 14개월 내에 특허청이 출원인에게 아무런 통지를 보내지 않았거나, 출원인이 응답 또는 불복항고한지 4개월 내에 회신하지 않았거나, 특허 심판부(The Board of Patent Appeals and Interferences)의 심결 후, 특허거절되지 않은 청구항이 남아 있는 경우에도 4 개월 이내에 아무런 조치도 취하지 않았거나, 특허 발행 비용도 납부되고 다른 요건도 모두 충족되었는데도 4개월 이내에 특허가 발행되지 않은 경우, 상기 기간 경과 후 후속 조치가 취해진 날까지의 기간 동안 특허기간이 연장된다. 2. 출원일로부터 3년 동안 특허가 발행되지 않았을 경우, 3년 경과일로부터 특허 발행일까지의 기간만큼 특허기간이 연장되나, 다음의 기간은 포함되지 않는다: (i) 출원인이 특허법 132(b)조에 의거 청구한 계속 심사(continued examination)에 소비된 기간; (ii) 135(a)조에 의거한 절차(interference), 181조에 의거한 명령의 부과(비밀 유지 등), 또는 연방법원 또는 특허 심판부가 항고 검토에 소비한 기간; 및 (iii) 기타 출원인의 요청에 의한 절차에 의해 지연된 기간. 상기 (ii)에 해당하는 경우는 해당 절차, 명령, 검토가 계속된 기간만큼 특허기간이 연장된다. 3. 제한: (i) 상기 기간들이 겹치는 경우 실제 지연된 기간을 초과하여 연장할 수 없다; (ii) terminal disclaimer를 제출했을 경우 disclaimer에 명시된 특허가 소멸되는 시점 이상으로 연장하지 못한다. 4. 출원인이 합당한 노력(reasonable effort)으로 절차를 수행하는데 실패한 경우 그 기간은 인정되지 않는다. 특허청으로부터 받은 통지에 대해 회신하는 기간이 통지를 접수한 날로부터 3개월을 넘은 경우, 이들 넘은 기간들을 모두 합하여 합당한 노력를 하지 않은 기간으로 간주한다. 출원인이 특허 발행일 전, 상당한 주의(due care)에도 불구하고 회신이 지연되었음을 입증하면 그 기간은 합당한 노력을 한 기간으로 인정할 수 있으나 어느 경우에도 통지를 접수한 후 3개월 기간으로부터 또 3개월을 초과한 기간까지도 합당한 노력을 한 기간으로 볼 수는 없다. 5. 특허청장이 정한 절차에 따라 상기 특허기간 조정과정을 수행하되 특허청에서 정하여 출원인에게 통보한 연장 기간에 대해 출원인이 제고를 요청할 수 있는 기회를 주어야 한다. 특허청장의 최종 결정에 관해 불복이 있는 경우 특허 허여일로부터 180일 이내에 D.C.의 연방 지방법원에 특허청장을 상대로 민사 소송을 제기할 수 있다. 특허부여전 제 3 자가 특허기간조정 결정에 이의를 제기하거나 불복할 수는 없다. 6. 시행 시기: 이 법은 제정일(1999. 11. 29)로부터 6개월 후부터 시행되며, 제정일로부터 6개월 되는 날 또는 이후에 출원되는 모든 출원에 적용한다(design patent 제외). 2. 특허 출원의 계속 심사에 관한 규정 아직 구체적인 규정은 마련되지 않았으나 미국 특허청장이 곧 구체적인 시행안을 마련해야 한다. 이 규정은 출원 절차 상 출원인의 편의를 위해 출원인이 요청할 경우 출원의 최종 거절 후 법정 기간이 경과한 후에도 계속 출원 등의 절차를 거치지 않고 심사를 계속 받을 수 있게 하는 규정으로 보인다. Section 4403: Continued Examination of Patent Applications 1. 현행 특허법 132 조의 기재 내용을 (a)로 묶고 다음 내용을 (b)로 추가한다. (b) 특허청장은 출원인이 요구할 경우 특허 출원에 대한 계속 심사(continued examination)를 제공하기 위한 규정을 만들어야한다. (fee에 대한 언급 포함). 2. 시행 시기: 이 법은 제정일(1999. 11. 29)로부터 6개월 후부터 시행되며, 1995년 6월 8일 또는 그 이후에 출원된 모든 출원 및 1995년 6월 8일 또는 그 이후에 국제 출원된 출원으로부터 국내단계 절차를 수행한 모든 특허 출원에 적용한다(design patent 제외). 3. 출원 공개 규정 미국 특허 제도의 독특한 특징 중의 하나는, 대부분의 국가에서 특허 출원일(또는 우선일)로부터 18개월 이후에 출원 명세서 내용을 공개하는 반면, 미국은 특허가 허여되어 발행될 때 비로소 대중에게 그 내용이 공개된다는 점이었다. 이번 개정에서는 세계적인 추세에 부응하여 이러한 특허허여전 공개 제도를 도입하였다. 이에 관해 새로 도입된 규정은 다음과 같다. Section 4502. Publications: 특허법 122조를 수정하며 그 내용을 요약하면 아래와 같다. 1. 각 특허 출원은 최초출원일 후 18개월이 경과하면 공개해야 하고 출원인 의 요청이 있을 경우 더 일찍 공개할 수도 있다. 공개된 특허에 대한 정보는 특허청장이 결정한 경우를 제외하고 일반에게 공개되어서는 안된다. 이에 관한 특허청장의 결정은 최종적인 것이며 재고될 수 없다. 2. 예외: (i) 계류 중이 아닌 출원, 비밀 유지 명령(181조)이 내려진 출원, 가출원(provisional application), 디자인 특허 출원(design patent applications). 국가안보에 해가 되는 경우. (ii) 출원시 출원인이, 해당 출원 발명에 대해 출원 후 18개월 이후 공 개를 요구하는 국제 조약에 의거한 출원 또는 다른 나라에의 출원을 하지 않았고 이후로도 하지 않을 것임을 확인하며 비공개를 요구할 경우. 출원인은 이러한 비공개 요구를 언제라도 철회할 수 있으며, 만약 출원인이 이러한 요구를 한 후 외국에 또는 국제조약에 의거한 출원을 했을 경우 출원일로부터 45일 내에 특허청장에게 그러한 사실에 대한 통지를 하여야 한다. 상기 기간 내에 통지하지 않을 경우, 특허청장에게 통지의 지연이 의도적인 것이 아님을 소명하지 않는 한, 해당 미국 출원은 포기된 것으로 본다. 상기 통지가 행해지면 다른 출원과 마찬가지로 18개월 경과 후 공개한다. 3. 만약 출원인이 대응 특허를 1개국 이상의 외국에 직접 또는 국제 조약에 의거 출원하였으나, 외국 특허 출원 명세서의 내용이 미국 출원의 개시 내용보다 좁은 범위일 경우, 유효일로부터 14개월 이내에 외국 출원 명세서에 포함되지 않은 부분을 뺀 보정된 명세서를 제출하면 원출원 명세서 대신 보정된 명세서를 공개한다. 4. 가보호의 권리 상기 3.에서 언급한 특허출원 조기 공개 제도로 인해 공개된 발명을 제3자가 허락없이 실시할 경우 특허받을 때까지의 기간 동안 권리행사의 제한에 따른 특허권자의 피해를 막기 위해 공개된 특허출원에 대해 공개후 특허부여되는 기간까지 특허권자에게 일정한 권리를 주기 위해 아래와 같은 규정을 만들었다. 이는 우리나라 특허법에도 있는 임시보호의 권리와 유사한 것이다. Section 4504. Provisional Rights: 특허법 154조에 다음과 같은 내용의 subsection (d)를 추가한다: 1. Provisional rights(가보호의 권리): 공개일로부터 특허 허여일까지의 기간 중에 공개된 특허출원 발명과 실질적으로 동일한 발명을 권리자의 허락없이 실시(생산, 사용, 판매, 판매 제의, 수입; 방법 발명인 경우는 그 방법에 의해 만들어진 물품을 수입하는 것도 포함) 할 경우 합당한 실시료(reasonable royalty)에 해당하는 금액을 받을 수 있다. 단, 이러한 가보호 권리의 행사를 위해서는 그 실시자가 공개된 특허 출원에 대해 실제로 그 사실을 알고 있었어야 하며(actual notice), 영어 이외의 언어로 공개된 미국을 지정하는 국제출원의 공개에 의한 가보호의 권리는 공개된 특허출원에 대한 actual notice 및 영어 번역문을 가지고 있었어야 한다. 2. 국제 출원의 경우 합당한 실시료를 받을 수 있는 기간은 미국특허청이 국제출원의 공개 사본을 받은 날로부터 시작하며, 국제 공개가 영어 이외의 언어로 행해진 경우는 해당 국제출원의 영어 번역문을 받은 날로부터 시작한다. 3. 가보호의 권리는 특허 허여일로부터 6년 이내에 소송을 제기했을 경우 에만 행사할 수 있다. 5. 출원 공개의 효과 상기 3.에 언급한 공개된 출원의 효과를 규정하기 위해 미국 특허법 102(e)를 다음과 같이 수정하였다. 1. 출원인의 발명일전 미국특허청에 타인에 의해 출원되었고 122(b)조에 의거 공개된 특허출원에 기재된 발명은 특허 받을 수 없다. 미국을 지정하고 영어로 공개된 PCT 출원의 경우는 미국 국내출원의 공개와 마찬가지의 효과를 갖는다. 2. 출원인의 발명일전 미국특허청에 타인에 의해 출원된 특허출원에 대해 허여된 특허에 기재된 발명은 특허 받을 수 없다. 단, PCT 출원은 이 subsection에서의 미국출원으로 보지 않는다(즉, PCT 출원은 영문 번역문이 미국 특허청에 제출되고 국내 단계 진입 절차를 받은 후에야 그 날짜 이후에 미국 특허청에 출원된 타인의 특허출원이 특허되지 않도록 하기 위한 특허법 102(e)조 하의 선행 문헌으로 인용될 수 있다는 뜻. 다른 통상의 미국 출원이 출원일이 기준이 되는 데에 비해 PCT 출원의 경우는 국제출원일이 아니라 미국국내단계 진입 절차 완료일이 기준이 된다.) 6. 개정법 발효일 (Effective Date) 상기 3. 내지 5.에서 언급한 개정법은 제정일(1999. 11. 29)로부터 1년 후에 시행되며, 시행일 또는 그 이후에 출원된 국내 출원, 또는 국제 출원(국내 단계 절차가 수행된)에 적용한다. 상기 4. 및 5.에 언급한 개정법은 제정일로부터 1년 후 계류 중인 출원으로서 출원인이 자진하여 공개하도록 절차를 밟은 출원에도 적용한다. 상기 4.에 언급한 개정법은 제정일로부터 1년 또는 그 이후에 출원되고 미국을 지정한 모든 국제 출원에 적용한다. Ⅲ. 정리 출원 조기 공개제도의 도입과 이에 따른 가보호의 권리 인정 등으로 미국 특허 제도는 한 걸음 더 다수국가의 특허제도와 유사해지게 되었다. 그러나 여전히 미국 특허제도의 가장 큰 특징이고 특허제도의 세계적인 일치 노력에 걸림돌이 되는 선발명주의에는 변함이 없다. 또한 미국 특허법 102(b)조의 규정에서 여전히 파리 조약에 의한 우선일이 아닌 미국 국내 출원일을 기준으로 선행 기술과의 관계를 판단하고 있으며, 또한 102(e)조에서는 본인의 미국 특허 출원이 다른 사람의 특허출원이 특허되는 것을 방해하는 선행기술로 작용할 수 있는 시점을 미국 국내출원일을 기준으로 하고 있고, 특히 PCT 출원의 경우 미국 국내 단계 진입 절차가 완료된 시점을 기준으로 하고 있으므로(PCT 국제출원 후, PCT 조약에 의한 통상의 국내 단계 진입보다는 PCT 국제출원을 근거로 미국 국내법에 의한 계속 출원(Continuation Application)을 하는 것이 여러모로 유리하다. 왜냐하면 이러한 계속 출원의 경우에는 PCT 국제출원일이 102(e)조 하의 미국출원일로 인정되기 때문에 타인의 특허 출원이 특허 받지 못하게 하는데에 훨씬 유리하다. 그리고 비용도 더 싸다), 아직은 미국 출원만은 우선권 주장일과는 상관없이 가능한한 빨리 할수록 좋다는 것이 여전히 유효한 사실이다.