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1. 심결 T19/90 ('하버드 마우스' 심결) 하버드 마우스로 유명한 이 발명은 활성화된 암 유전자를 포유류(인간 제외)의 유전체(genome)에 삽입시켜 생겨난 형질전환 동물에 관한 것으로 동물 변종에 대한 유럽특허청 심판부의 최초의 심결이라 할 수 있다. 심사단계에서 심사관은 유럽특허조약의 제53조 (b)항은 '동물변종'이라는 단어가 유럽특허청의 공식언어인 영어(animal variety), 불어(Races animales), 독어(Tierarten)에서 각각 의미하는 바가 다른 점 및 입법배경이 식물 변종과 다른 점 등을 지적하면서, 특정한 동물 변종뿐만 아니라 동물 자체가 상기 조항에서 의미하는 불특허 대상이라는 취지로 이 특허를 거절하였다. 그러나 심판부는 T19/90 (OJ EPO 1990, 476) 심결에서 제53조 (b)항의 전반부에서는 '동물변종'이라는 단어를 사용하고 후반부에서는 '동물'이라는 단어를 사용한 것 등을 볼 때 불특허 대상이 되는 것은 '동물변종'이지 '동물'이 아니라고 설시하면서 본 발명에 기재된 형질전환 동물이 동 조항에서 의미하고자 했던 '동물변종'에 해당하는 지를 다시 판단하라고 심사국에 이 사건을 환송하였다. 이 심결에서는 형질전환된 동물이 '미생물학적 공정'에 의해서 생성된 물로 보는 가의 문제는 논의되지 아니하였다. 심사국은 이 사건을 다시 검토한 후 이 발명에 나타난 형질전환 동물은 동 조항의 '동물변종'에 해당하지 않는다고 결론짓고 형질전환 동물에 대한 최초의 특허를 허여하였다. 그 후 그린피스가 이의신청을 제기하였고 현재 계류중이다. 이 심결은 비록 '동물변종'의 진정한 해석을 내리지 못하였고 그 단어에서 제기되는 문제점을 해소하지는 못했으나 '동물'과 '동물변종'이 다르다는 것을 공식적으로 나타낸 심결이라는 점에 의미가 있었고 형질전환 동물 특허를 받고자 하는 발명자에게는 제53조 (b)항을 피할 수 있는 가능성을 보여 준 셈이었다. 2. 심결 T356/93 ('PGS 심결') 심결 T356/93 (OJ EPO 1995, 545)은 Plant Genetic System 사에서 출원한 '유전공학 기법에 의해 글루타민 합성 억제제에 저항성을 갖는 식물세포'라는 특허에 대한 심결로서 이 특허는 외부의 유전자를 식물세포의 유전체에 삽입한 비생물학적으로 변형된 식물을 청구하고 있다. 문제가 된 특허의 청구항을 살펴보면 다음과 같다. '.....세포의 DNA중합효소에 의해 인식되는 프로모터의 조절을 받는 글루타민 합성 억제제를 중화시키거나 불활성화 시킬 수 있는 효소를 코딩하는 외부의 DNA를 그 식물 세포의 게놈에 안전하게 삽입시킨 비생물학적으로 변형된 식물' 상기의 청구항은 특정한 변종을 직접 청구하고 있지는 아니하고 새로운 형질의 특성을 기재한 것이라는 점에서는 외부 유전자를 삽입한 '하버드 마우스'의 경우와 유사한 형식으로 볼 수 있다. '하버드 마우스'가 유럽특허조약 제53조 (b)항에서 의미하는 '변종'에 해당하는 가를 심사국에서 검토하도록 환송환 것과는 대조적으로 유럽특허청 심판부는 이 문제가 된 청구항이 유럽특허조약 제53조 (b)항에 해당하여 특허를 받을 수 없다고 심결하였다. 그 심결문의 일부를 살펴보면, '청구항 21은 그것이 특별한 식물 변종에 관한 것이건 아니건 간에 안전하게 다음 세대에게 전달되는 특별한 성질을 가진 식물을 정의하고 있다. 청구항 21은 이 청구항에 의하여 보호되는 식물의 특정한 성질을 기재하고 있으나 실시예를 통하여 살펴볼 때 발명의 실질적인 내용은 '유전적으로 변형된 식물'을 다루고 있음을 알 수 있다. 따라서 본 청구항은, 그 표현에 있어서 식물변종을 직접적으로 청구하고 있지 아니하다 하더라도, 실질적으로는 유전학적으로 변형된 식물 변종을 청구하는 것으로 인정되고 따라서 유럽특허조약 제53조 (b)항에 해당한다'. 즉 유럽심판부는 이러한 청구항이 상기 조항의 상반부에 해당하여 특허를 받을 수 없는 것으로 심결하였다. 본 심결에서는 이러한 식물변종을 생산하는 과정이 재조합 DNA를 사용하여 식물 세포나 조직을 변형시키는 등 소위 말하는 미생물학적 공정을 사용하고 있다는 것은 인정하면서도 청구항 21에서 청구하고 있는 식물이 유럽특허조약 제53조 (b)항의 후반부에 기재된 미생물학적 방법에 의하여 생산된 것으로 보지 아니하였는데 다음과 같이 결론짓고 있다. '본 발명에 사용된 미생물학적인 방법이 최종의 산물을 얻기 위하여 매우 결정적인 역할을 하고 있다는 사실에도 불구하고, 청구항 21에서 청구된 식물이 생산되는 다단계 과정은 유럽특허조약 제53조 (b)항의 후반부에서 규정하는 미생물학적 방법에 속한다고 볼 수 없다' T356/93의 심결은 외부 유전자를 삽입한 형질전환 식물에 관한 발명이 특정한 식물변종을 직접 청구하고 있지 않아도 실질적으로는 그러한 식물변종을 내포하고 있는 것이므로 유럽특허조약 제53조 (b)항의 규정을 받아 특허 받을 수 없다고 결론을 내린 것으로서 그 이후의 식물 변종과 관련된 특허 실무에 상당한 영향력을 미친 것으로 인식되고 있다. 3. 유럽특허청의 딜레마 앞에서 기재된 두 가지의 발명은 동물과 식물이라는 점에 차이는 있으나 외부 유전자가 개체의 유전체에 삽입된 생물체를 청구하고 있으며 특정한 변종을 직접적으로 청구하지 아니하였다는 점에서 동일한 카테고리에 속하는 것으로 인식된다. 그러나 동물을 청구하고 있는 '하버드 마우스'의 경우에는 특허가 허여되었고 식물을 청구하고 있는 Plant Genetic Systems사의 경우는 특허가 거절되었다. 비록 '하버드 마우스'의 사건이 현재 이의신청 계류중이며 양 발명에서 유럽특허조약 제53조 (b)항의 '변종'을 해석하는 논리가 상이하였다 해도 유사한 카테고리에 속하는 두 발명이 서로 다른 결과를 보인 것은 모순적으로 판단되며 유럽특허청의 이 법조항의 해석에 일관성이 없다는 비난을 피할 수 없는 상황이 되었다. 유럽특허청을 더욱 딜레마에 빠지게 한 것은 유럽연합 생명공학 지침의 초안 작성 과정이었다. 이 지침에서는 '변종'에 대한 정의를 좀더 명확하게 내림으로써 형질전환 동,식물에 대한 발명이 특허를 받기 용이한 방향으로 움직이고 있었다. 유럽특허청으로서는 이러한 지침을 수용할 의무가 없다해도(앞서 기재한 바와 같이 1999년 9월에 이를 수용함) 유럽연합의 대부분의 국가들을 회원국으로 갖고 있는 유럽특허청으로서는 현재의 모순된 상황이 더욱 악화된 것이었다. 유럽연합의 생명공학지침 제4조에서는 특허를 받을 수 없는 발명을 정의하는 조항으로서 식물변종이나 동물변종은 특허를 받을 수 없다는 입장을 유지하면서도, 만일 그 발명의 기술적 특징이 특정한 식물 또는 동물의 변종에 한정된 것이 아니라면 특허를 받을 수 있다고 정의하고 있다. 이 지침을 수용한 유럽특허조약 시행규칙(OJ EPO 1999, 437) 제23c조는 특허를 받을 수 있는 생물공학적 발명을 정의하면서 그의 (b)항에는 '그 발명의 기술적 특징이 특정한 식물 또는 동물의 변종에만 한정되지 않은 식물 또는 동물(Plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety)'을 따로 기재하고 있다. 새로운 시행규칙을 소개하는 지면(OJ EPO 1999, 573)을 통하여 시행규칙 제23c조 (b)항은 유럽특허조약 제53조 (b)항에 영향을 미치는 것이 아니며 오히려 식물의 유전체 전체로서 그 성질이 규명될 수 없고 어떠한 유전자에 의해서만 규명될 수 있는 식물의 그룹은 식물신품종으로 보호받을 수 없는 것이고 원칙적으로 특허를 받을 수 있다는 것을 의미한다고 설명하였다. 4. 심결 G01/98 ('노바티스' 심결) 형질전환 동,식물 특허에 대한 상이한 결론 및 T356/93 심결과 모순되는 내용을 담은 유럽연합 생명공학 지침 등으로 혼란스러운 전세계의 출원인에게 명확한 방향을 제시하지 못하고 있는 유럽특허청은 고민에 빠지게 되었으며 형질전환된 동,식물 발명에 관한 실무에 논란이 되고있는 유럽특허조약 제53조 (b)항의 정확한 해석을 확대심판원에 질의하기에 이르렀다. 심결 G01/98 (OJ EPO 3/2000)은 앞서 언급한 T 356/93과 동일한 출원인에 의해 제기된 소는 아니나 동일한 이유로 특허를 받지 못한 사안(T 1054/96, OJ EPO 1998, 511)에 관하여 출원인인 스위스의 제약회사 노바티스가 유럽특허청의 확대심판부에 유럽특허법 제53조 (b)항의 법적인 해석에 관한 사항을 질의함으로써 내려진 심결이다. 유럽특허조약 제112조에 의하면 법률적인 해석상의 문제를 확대심판부에 의뢰할 수 있으며 이러한 의뢰는 심판부가 인정한 경우에만 가능하다. 이 경우에 확대 심판부에 질의된 내용은 유럽특허조약 제53조 (b)항의 적용의 범위 및 이를 적용하기 위한 청구항의 해석에 관한 사항이었다. 즉 T356/93의 경우처럼 청구항이 특정한 식물변종을 청구하고 있지는 아니하나 실질적으로는 식물변종을 내포하고 있는 발명이 동 조항에 적용을 받는 지의 여부 (이하 질문 1이라 함) 및 재조합 유전공학 기술에 의하여 특이한 유전자가 삽입된 식물이 동 조항에 적용되는 가의 여부(이하 질문2이라 함) 등 4가지 사항에 관하여 질의되었다. 이 심결이 최종적으로 확정되기에 앞서서 식물 변종에 관한 연구를 활발히 진행시키고 있는 산업계 및 학계 등에서는 동 조항이 좁게 해석되어야 한다면서 특허성을 인정받기 위한 여러 가지 의견을 확대심판부에 전달한 반면 그린피스 등과 같은 환경단체에서는 이러한 특허가 사회적으로 특히 농업 및 전통적인 식물육종업 등 관련 종사자에게 미치는 영향 등을 열거하면서 이러한 발명의 특허에 대한 우려를 강력하게 표시한 것으로 보고되었다. 결론적으로 확대심판부는 질문 1 (특정한 식물변종을 청구하고 있지는 아니하나 실질적으로는 식물변종을 내포하고 있는 발명이 동 조항에 적용을 받는 지의 여부)에 대하여 심판부의 의견과 다른 의견을 표명하였다. 즉 그 발명이 실질적으로 식물변종을 포함하고 있다 할 지라도 특정한 변종을 한정하여 청구하고 있는 것이 아닌 경우에는 유럽특허조약 제53조 (b)항의 규정을 적용 받지 아니한다고 결론지었다. 확대심판부는 이러한 심결을 내리는 과정에서 심판부와 마찬가지로 제53조 (b)항의 규정의 입법 과정 등을 분석하면서 '변종'이라는 것의 의미를 UPOV 조약의 제1(vi)에서 정의된 내용이나 유럽연합 생명공학 지침 및 1999년 9월1일부터 실행에 들어가는 유럽특허청 시행규칙 제23(b)조에서도 마찬가지를 의미하는 바임을 확실히 하였다. 확대심판부의 해석에 따르면 하나의 재조합 DNA로 정의된 식물은 특별한 속성을 부여하는 식물그룹이라고 볼 수 없으며 그들은 온전한 생물체 또는 식물체의 분류된 그룹이기보다는 유전형의 일부나 그들에 의해 나타난 특성으로 정의될 수 있는 무한한 수의 식물을 지칭하는 추상적인 상태라고 분석하였다. 문제가 된 특허에서 실시예 등을 통하여 보여준 형질전환 식물은 식물의 병원균에 대한 저항성을 가진 식물로서 전통적인 분류 체계에서 이들의 위치가 한정되어 있는 것도 아니고 균일성(homogeneity)이나 안정성(stability)을 확인할 수 있는 특성 또한 나타나 있지 아니하다는 점을 지적하였다. 심판부의 심결문에서는 이와 같은 발명이 반드시 특정한 식물 변종에서만 한정적으로 실시가능 한 것인지 또는 유전자의 변형이 반드시 식물변종을 생산한다는 것과 동일