바이오인

직무발명의 의의와 법적 보호

행정사무관 이 재 성
특허청 행정법무담당관실

第1節 序 說

직무발명제도는 근로자인 발명자에게 창작 노력에 대한 특별한 보상을 하고 사용자에게 투하한 경제적 손실 을 보전하여 양 당사자간의 利益衡平을 도모함으로서 기술발전과 기업 및 국가경쟁력을 높이려는 데 근본 목적이 있다. 이러한 목적 하에서 이 장에서는 職務發明의 意義 및 법적 보호 필요성, 직무발명의 귀속원 칙, 직무발명제도에 관한 각 국의 입법형태, 직무발명의 기능, 우리나라 직무발명제도의 주요내용 등에 관 하여 살펴보고 직무발명과 관련한 타 제도와의 관계를 조명하고자 한다.


第2節 職務發明의 槪念

Ⅰ. 職務發明의 意義와 隣接 槪念

1. 職務發明의 意義

職務發明이라 함은 勤勞者(*1)(法人의 任員 또는 公務員을 포함한다. 이하 勤勞者 등이라 한다)등이 그 職務에 관하여 發明한 것이 性質上 使用者(法人 또는 國家나 地方自治團體를 포함한다. 이하 使用者 등이 라 한다)등의 業務範圍에 속하고 그 發明을 하게 된 行爲가 근로자 등의 現在 또는 과거의 職務에 속하는 명을 말한다(특허법 제39조). 여기에서의 직무발명의 개념은 특허법상의 개념이나 특허법의 규정이 실용 신안법과 의장법에도 준용되고 있어서 고도의 기술적 창작으로서 발명만을 의미하는 것은 아니다. 발명진흥 법상의 직무발명은 특허법상의 發明뿐만 아니라 실용신안법상의 考案과 의장법상의 創作까지도 포함한다(발
명진흥법 제2조 제2호). 그러나 근로자 등이 한 발명이 일반적으로 모두 직무발명이 되는 것이 아니라 특허 법 제39조의 소정의 요건을 구비한 발명만이 직무발명으로서의 취급을 받게 된다. *2)

* 1) 대부분 직무발명을 설명함에 있어 근로발명가를 종업원으로 칭하고 있으나 여기서는 근로자로 부 르기로 한다. 종업원은 사업에 종사하는 사람으로 일컬어지고 사업자 또는 사용자 중심의 개념으로서 상 하 또는 주종관계 개념이 강하다. 그리고 근로자는 정해진 시간 일정한 노무에 종사하여 임금으로 생활하 는 자로 불려지고 근로자 중심의 개념으로서 근로자와 사용자와 대등 개념 또는 근로자 중심개념이 강하 다. 직무발명은 개인의 창의력에 기초하여 기업의 지원이 결합한 것이므로 우선적으로 고려되는 것이 개인 의 창의력이라 할 것이다. 개인의 창의력에 기초한 발명을 중시하는 입장에서 근로자로 부르기로 한다.

* 2) 윤선희, 종업원의 발명에 대한 고찰 , 「변시연구」, 1996.5, 42쪽; 조원철, 직무발명제도의 고 찰,「한국산업재산권법학회지」제5호, 한국산업재산권법학회, 1997. 139쪽.

2. 職務發明의 隣接槪念

가. 自由發明

넓은 의미의 자유발명이란 종업원이 한 발명이지만 직무발명에 해당하지 않는 발명을 가리킨다. 발명진흥 법 제2조 제3호에서는 자유발명이라 함은 제2호의 규정에 의한 직무발명 외의 발명을 말한다라고 소극적 으로 규정하고 있다. 이러한 자유발명인 경우에는, 미리 사용자 등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 나 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정의 조항은 무효이다(특 허법 제39조 제3항). 독일에서는 자유발명을 근무발명 이외의 발명이라 규정하고, 이 발명을 한 종업원 등
에게 신고의무와 제공의무를 부과하고 있으나 우리 법에는 이와 같은 규정은 없다. *3)
좁은 의미의 자유발명이란 종업원 등이 한 발명이 사용자의 업무범위에도 속하지 아니하고 발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무와도 관련이 없는 발명을 말한다. 좁은 의미의 자유발명에 대한 법적인 규율은 넓은 의미의 자유발명과 다른 바가 없다.
한편 성질상 직무발명에 해당하나 자유발명으로 간주하는 경우가 있다. 사용자 등이 직무발명에 관한 권리 를 承繼한 후 4개월 내에 출원하지 아니하거나 서면으로 출원을 포기한 경우에는 당해 직무발명은 자유발명
으로 본다(발명진흥법 제11조 제1항, 발명진흥법시행령 제5조).

* 3) 강성구, 피용자발명에 관한 연구, 1989년 고려대학교 석사학위논문, 19쪽; 송호찬, 직무발명에 있 어서 발명자의 권리와 의무,「제7기 수습변리사 연구논문집」, 특허청 국제특허연수원, 1995, 759쪽.

나. 業務發明

業務發明이란 종업원이 한 발명이 종업원의 직무와는 무관하나 사용자의 업무범위에 속하는 발명을 말한다. (*4) 업무발명을 그것이 비록 종업원에 의한 것이고 사용자의 업무범위에 속한다 하더라도, 직무발명이 아 니므로, 원칙적으로 특허법 제39조 제3항이 적용되어 종업원이 임의로 처분할 수 있다. 독일에서는 사업체 발명이라는 관념으로 전시법령(*5)으로 채택하여 사용자의 발명으로 간주하였으나 독일의 현행법 하에서는 더 이상 인정하지 아니한다. 한편, 업무발명을 협의의 자유발명과 달리 취급하는 예가 있으나 직무발명제도의 취지에 비추어 부당하다.
점차로 기업의 사업이 다각화하고 있는 현실에서 사용자 등의 업무범위에 속한다고 하여 발명의 완성에 사 용자가 기여하였다고 단정할 수는 없기 때문이다. *6)

* 4) 윤선희, 앞의 책, 50쪽; 정상기, 기초과학연구지원사업 결과물의 지적재산권 관리방안에관한 연구, 한국과학재단, 1999, 11쪽.
* 5) G ring/Speer 규정이라고도 한다. 이 규정은 戰勢의 영향으로 법률의 형식으로 제정할 수 없어 명령 의 형식으로 제정되었다.
* 6)송호찬, 앞의 논문, 760쪽; 천효남, 앞의 책, 234쪽; 김관형,「지적재산권법개론」, 경문사, 2000, 77- 78쪽; 김병일, 앞의 논문, 376쪽.

다. 從業員發明 *7)

고용관계에 있는 종업원 또는 근로자가 완성한 발명을 가리킨다. 이는 앞서 말한 직무발명, 자유발명, 업무 발명을 모두 포괄하는 발명이다.

* 7) 발명의 임무가 없는 종업원이 사용자의 업무범위에 속하는 발명을 하였을 때, 프랑스에서는 이를 공유 로 하며, 미국에서는 Equlity상의 Shop Right를 가진다. 그렇지만 모두 도구나 자본의 제공과 같은 사용자
의 협력이 필요하다. 김창종, 직무발명, 지적소유권에 관한 제 문제(상) (법원행정처 1992), 113. 119쪽
참조; 송호찬, 앞의 논문, 760쪽.

라. 大學發明

대학 내의 교수, 조교수, 강사, 연구원 등에 의하여 이루어진 발명을 말한다. 이를 직무발명으로 볼 수 있 는가에 대해서는 의견이 나뉜다. 대학 연구의 목적은 원래 투하자본에 대한 수익을 얻자는 데 있는 것이 아 니고, 교육 및 학술연구의 발전을 꾀하는데 있으므로 원칙적으로 자유발명으로 봄이 타당하다. *8) 구체적 인 논의는 제5절에서 살펴본다.

* 8) 송영식·이상정·황종환,「지적소유권법」, 육법사, 1991, 163쪽; 천효남, 앞의 책, 237쪽; 이종일,
「특허법 제4판」, 한빛지적서유권센타, 2001, 125쪽.

Ⅱ. 職務發明의 法的 保護 必要性

1. 個人發明의 法的 保護

人類生活에 있어서 發明은 본질에 가까울 정도이다. 人類가 이 世上에 나타났을 때부터 發明은 시작되었 다. 불의 發明을 비롯하여 各種 生活道具를 發明해냈고 문자를 發明함으로 古代 文明時代를 열게 되었다. 近代 産業革命 이후에는 發明이 홍수를 이루고 있다. 1764-1787년 하그리브스에서 카트라이트에 이르는 방 직업의 4代發明과 1769년 제임스 와트의 증기기관의 發明은 英國의 産業革命을 촉발시켰으며 이는 단순히 技術의 변혁에 그치지 않고 經濟·社會·政治에 중대한 影響을 끼쳐 近代 市民革命과 더불어 近代 市民社會 의 형성에 큰 구실을 하였다. *9) 그 후 1876년의 電話機 發明, 1879년의 백열전구의 發明 등 수많은 發明
등이 유럽과 美國등 전 세계에 확산되어 現代産業發展에 밑거름 역할을 하였다. 또한 産業革命 이후의 많 은 發明으로 인하여 經濟 뿐만 아니라 人間의 思考方式을 합리적으로 변환시켜 오늘날 人類文明時代를 열어
가고 있는 것이다. *10)
特許制度는 發明者로 하여금 發明 內容을一般에게 公開시켜 一般人이 이를 利用토록 하고 發明者에게는 일 정기간 그 發明의 實施를 獨占하게 하는 制度이다. 우리 特許法은 發明을 保護·奬勵하고 그 利用을 도모 함으로써 技術의 發展을 촉진하여 産業發展에 이바지함을 目的으로 한다(特許法 第1條)고 規定하고 있다. 이러한 特許制度의 歷史는 15C-18 C를 특권시대, 1790-1883을 國內特許時代, 1883-現在를 國際化 時代로 구 하고 있다. *11)
特許制度의 핵심이 되는 發明에 대한 獨占權이 최초로 부여된 것은 르네상스 시대인 1474년에 제정된 이탈 리아의 베니스 特許法으로 알려져 있다. 그러나 오늘날 현대적인 의미에서의 特許制度는 1623년 영국의 專 賣條例가 그 嚆矢이다. 그 후 프랑스는 1791년에, 美國은 1776년 독립헌법에 發明者 규정을 두고 17 90년 에, 獨逸은 1877년에, 日本은 1885년에, 우리나라는 1908년에 特許制度가 도입되었다. *12)
오늘날에 와서는 거의 모든 국가가 特許制度를 시행하고 있다. 技術의 국제 지향적 흐름과 國際貿易의 증가 로 외국 발명의 적절한 保護를 위한 범세계적인 産業財産權法의 통일화 필요성이 대두하게 되었다. 1873년 비엔나에서 개최한 국제발명전시회를 계기로 수 차례의 회의를 거쳐 1883년 프랑스 파리에서 産業財産權 保護를 위한 파리協約(The Paris Convention for the Protection of Industrial Property)을 11개국이 서
명하였고, 1884년 7월 7일 효력을 발생하게 되었다.*13) 당초 전문 19개조에 불과하였던 이 파리協約은 10 여 차례의 會議와 6차례의 改正을 거쳐 全文 30개조로 이루어진 196년도 스톡홀름 개정협약이 현행 협약이
다. *14) 2001. 7. 15. 현재 이 협약에 가입한 나라는 162개국이다.*15) 세계 각국은 타국에서 자신의 知的所有權을 保護받을 수 있도록 하기 위해 여러 가지 지적소유권관련 국제
조약에 가입하였다. 또 파리協約과 著作權에 관한 베른協約을 포함한 7개의 知的財産權에 관한 協約을 관장 하는 대표적인 국제기구로서 世界知的所有權機構(WIPO; T -h World Intellectual Property Organization) 가 있다. WIPO는 제네바에 본부를 둔 UN의 산하 전문기구로 가입국의 협력을 통하여 知的所有權을 세계적으
로 保護하고 기술의 이전과 확산을 돕는 것을 目的으로 한다. 2001. 3. 14. 現在 WIPO의 會員國은 177개국 이다.

*16)이처럼 세계 모든 국가가 특허제도를 채택하여 운영하고 있다. 이 特許制度는 Adam Smith, David Ricardo, Jo -hn Stuart Mill과 같은 經濟學者들에 의하여 國家에 의한 發明振興의 최선·최대의 효율적 인 형태로 인정되었다.
* 9) 조좌호,「세계문화사」, 박영사, 1988, 448-449쪽; 박상수·신채제,「문화사개론」, 법문사, 1982,
326-330쪽; 김원준,「특허법」, 박영사, 2001, 24쪽.
* 10) 김관형,「지적재산권법개론」, 경문사, 2000. 66쪽.
* 11)이종기역, 지적재산권의 역사와 발전, 「지적재산권 총론」(Intellectual Property Rea -ding Material ; WIPO), 특허청편, 1997.12., 55쪽; 이한상·김준학,「지적재산권법」, 제일법규, 2000, 52-55
쪽; 김원준, 앞의 책, 24-26쪽.
* 12)特許廳,「特許廳 20年史」, 1997. 29-30쪽; 이한상외 1인, 앞의 책, 177쪽.
* 13) The International Bureau of WIPO, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property,「지적재산권과 라이센싱과정」(WIPO Asian Regional Training Course 1991.09.05-13), 특허청
국제특허연수원, 1992. 12. 229-231쪽.
* 14) 윤선희, 앞의 책, 9쪽; 정진섭, 국제지적소유권제도의 현황 및 발전방향 연구, 경희대학교 박사학 위논문, 1991. 39-40쪽.
* 15) http://www.wipo.org/treaties/docs/english/d-paris.doc(2001.08.17참조). 우리나라는 1980년 5월 4 일에, 북한은 1980년 6월10일에 가입하였다.
* 16) http://www.wipo.org/members/index.html(2001.08.17참조); 우리나라는 1979.03.01에, 북한은 1974.08.17에 WIPO회원국이 되었다.

2. 職務發明의 普遍化

産業發展과 함께 特許制度도 發展하여 왔고 特許制度와 함께 産業化가 촉진되었다. 1760년도 이후 영국에 서 허여된 특허의 수는 산업혁명의 급속한 진전으로 빠르게 증가하였지만 산업화가 늦게 시작된 다른 국가 들에 있어서 특허의 수는 여전히 적었다. *17) 지금의 노벨상이 특허제도를 활용한 특허료를 바탕으로 이루 어졌다는 사실을 아는 사람은 그리 많지 아니하다. 발명이 산업화에 영향을 끼쳤고 산업화는 근로자의 탄생 을 촉발시켰다. 산업화를 기준으로 볼 때 발명은 산업화의 원인으로 기여하였고, 산업화는 필연적으로 근로
자의 탄생을 유발하였으며 근로자에 의한 발명으로 산업화는 더욱 고도화 되게 되었다. 이제는 원인이던 발 명이 결과로, 결과였던 노동자가 원인제공자인 발명가로 작용하고 있다. 닭이 먼저냐 계란이 먼저냐 하는 문제로 발전할 만큼 산업화와 발명가 및 근로자가 서로 서로 영향을 미치고 있다. 개인 발명에 의하여 기업 이 탄생하였고 그 기업의 노동자가 발명가가 되어 활동해야 하는 산업화가 고도화 된 것이다. 현대사회는 물론 앞으로 전개되는 知識基盤社會는 생명공학기술과 정밀기계, 정밀화학 등이 성장주도산업 및 핵심기술
이 될 것이라고 한다.
이러한 기술의 발전은 個人의 創意力에 企業의 組織的인 지원이 필요한 발명을 통해서 이루어진다. 기술은 조직화된 기업체나 연구소·대학 등 단체에 의해서 개발되고 있고 앞으로 더욱 조직이 필요하게 될 것이 다. 이는 高度産業社會에서 새로운 기술의 개발은 대규모의 연구시설과 인력 및 막대한 연구비의 지원 없이 는 사실상 불가능하기 때문이다.*18) 즉 대다수의 발명은 職務發明이라 할 수 있을 것이다.
지식기반사회에서는 기술혁신의 가속화를 토대로 현재보다 더 고도의 산업사회로 발전할 것이고 기술혁신 은 발명을 통하여 이루어지며 그 발명은 점차 개인의 창의력에 기업의 지원을 부가하여야 하는 직무발명에 의하여 이루어진다고 볼 때 직무발명에 관한 논의는 특허제도의 중심이 될 것이고 직무발명제도의 확립이 특허제도 및 기업의 발전과 국가발전을 위한 요체로 작용할 것이다. 다시 말해 개인발명 → 산업화 → 노동 자의 탄생 → 노동자의 발명 →고도 산업화로 진행되고 있으며 職務發明이 普遍化된 것이다.
일반적으로 공업기술이 뒤지고 경제개발 수준이 낮은 후진국일수록 법인의 출원보다 개인의 출원이 많고 국 민소득이 높고 경제적·기술적 선진국일수록 법인의 출원율이 높다. *19) 독일의 국내출원의 82-85%가 직무 발명이라는 사실은 직무발명이 아주 보편화된 것을 입증하고 있다고 할 것이다.*20) 우리의 경우에도 직무 발명의 비중이 독일처럼 높지는 아니하지만 점차 개인중신의 발명에서 조직중심의 발명으로 변화하고 있는
것으로 보인다. *21)
* 17)이한상·김준학, 앞의 책, 91쪽; 이종기역, 앞의 책, 57쪽.
* 18) 한국발명진흥회, 職務發明制度, 「發明特許」(VOL301, 2001.7), 74쪽.
* 19) 김원준,「특허법」, 박영사, 2001., 236쪽; 特許廳, 앞의 책, 183쪽; 이인종,「특허법개론」, 법연출
판사, 2002, 245쪽. * 20) Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfinderges -etz, Kommentar, Carl Heymanns Verlag KG, 1997, 5. S. 28.; 채원식, 직무발명권 보호에 관한 연구, 중앙대학교 석사학위 논문, 15-6쪽.
* 21) 윤선희, 앞의 책, 49쪽; 송영식·이상정·황종환,「지적소유권법(上)제7전정판」, 육법사, 2001. 269
쪽; 이종일,「특허법」, 한빛지적소유권센타, 1998. 114쪽; 윤선희, 종업원의 발명에 대한 고찰(上),「변 시연구」1996. 4. 2쪽; 천효남,「특허법」, 법경사, 2001, 233쪽.

3. 職務發明관련 紛爭의 增加

현실적으로 직무발명과 관련한 紛爭은 개별적으로 매우 심각하고 전체적으로 빈번하게 發生하고 있다. 예컨 대, 일본의 한 연구원은 靑色 LED(發光 다이오드) 發明特許와 100여건의 特許權을 회사에 양도하여 회사로 하여금 연간 수백 엔의 이익을 얻게 해준 획기적인 업적을 이룩하였다. 그러나 그 연구원에게 돌아온 補償 은 과장승진과 特別手當 名目의 2만엔뿐이였다. 그래서 그 연구원은 일한 만큼 補償받지 못한 데 실망해 美
國大學으로 자리를 옮겼다. 그리고 회사를 상대로 20억 엔의 정당한 보수를 지급하라는 소송을 제기한 예 가 있다.
또 하나, 히타치(日立)의 한 퇴직 연구원은 300여건의 굵직한 技術을 發明했으나 받은 대가는 40만 엔이 전 한다. 이러한 사례는 創意性을 막는 일 본식 사회는 쇠퇴한다, 팀 플레이를 강조하는 일본식 평등주의의 전통은 구 시대의 유물에 불과하다는 이러한 추세에 일본기업들은 연구원의 맹목적 충성심에 기대하는 시절은 끝났음을 意味하는 것으로 풀이하
고 속속 個人補償制度를 만들고 있다.*22) 또한 일본의 노동시장이 유동화됨에 따라 일본적 노사관계가 급 격히 변화되고 있음에도 아직도 직무발명에 대하여는 종래 특허법 내에 규율되고 있어 직무발명제도가 국제
경제환경 및 노동환경의 변화에 적응하지 못하고 있다는 논의가 많다. 즉, 직무발명에 대한 보상금이 소액이고, 기업이 이익을 올려도 보상이 없으며, 제안에 대해서는 소홀히 하
고 있다는 점 등으로 인해 연구자의 연구의욕이 저하되고 고급인력이 유출되고 있으며 국가발전에 장애가 되고 있으므로 이에 대한 입법이 필요하다는 것이다.*23) 일본 제도와 거의 유사한 우리의 職務發明制度에
시사하는 바가 크다 할 것이다. 職務發明制度의 未定着 내지 定着의 지체는 커다란 국부유출의 단초가 될 수 있고 국가 경쟁력 약화의 주 요인이 될 것임을 알아야 할 것이다.

* 22)박정훈, 日 硏究員들의 반란, 조선일보, 2001. 8. 24(금) 3쪽.
* 23) 手塚和彰, 硏究者の 移動と 職務發明, 「特許硏究」, 1987. 3., 24-40面.

4. 公平性의 缺如

법제도적인 관점에서 볼 때, 發明의 保護에 관하여는 특허법 등 産業財産權法의 發展으로 진행되어 왔고, 勞動者의 保護에 관하여는 勞動法 체제 하에서 발전하여 왔다. 이처럼 發明과 勤勞者는 서로 다른 法 영역 에서 발전하여 온 것이다. 職務發明은 발명활동에 관한 法 領域과 근로관계에 관한 法 領域이 혼재하고 있 는 分野이다.
직무발명의 문제점은 서로 상반되는 법 원리가 적용될 수 있다는 점이다. 즉, 노동법적인 측면에서 노동의 성과는 모두 使用者에게 속한다는 法 原理가 타당한 것이고, 발명활동의 측면에서 發明의 결과물은 원칙적 으로 발명가인 노동자에 속한다는 法 原理가 타당한 것이다. 이러한 두 가지 法 原理가 현대사회에서 어떠 한 형태로든 상호교차하고 있는 것이다.
직무발명의 문제가 서로 모순되는 다른 原理에 適用되어 어느 일방의 法 原理로 解決한다는 것은 公平하지 않다. 發明에 대하여 法의 충돌을 막을 수 있는 方案 즉, 相互矛盾되는 法原理를 적절하게 조화를 꾀하는 것이 職務發明에 대한 해결책이라 생각한다. 公平의 問題와 고도산업사회에서 개인과 기업의 발전을 도모 할 수 있는 제도적 문제를 기초로 한 職務發明에 대한 解決策이 요구된다 할 것이다.


第3節 職務發明制度

Ⅰ. 職務發明制度의 意義와 機能

1. 職務發明制度의 意義

직무발명제도는 발명을 한 근로자 발명가의 정신적 희생과 그 발명의 완성을 위하여 사용자의 자본·설비· 자재·인적 협력 등 그 발명자를 고용한 사용자의 재산적 희생을 고려하여 근로자와 사용자간의 상호 권리 를 보호하고 동시에 이해관계를 조정함으로서 양자간의 公平을 확보하여 산업발전에 기여하게 하는 일련의 제도를 말한다. 다시 말해 직무발명제도는 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속관계를 명확히 하여 경제적 약 자인 근로자발명가를 보호하고, 반면 발명활동을 직접·간접적으로 지원한 사용자의 이익도 충분히 고려함 으로써 兩者의 利益을 均衡있게 조정하여 사용자의 기술개발에 대한 투자의욕을 고취시키고 근로자발명가 의 발명의욕을 높여 기술개발을 통한 産業發展을 이루는데 그 의의가 있다 할 것이다. *24)

* 24)김병일, 職務發明制度와 從業員과 使用者간의 法律問題,「知的所有權法硏究」, 제4집(00.06), 한국 지적소유권학회, 374쪽; 정상조, 「지적재산권법강의」, 홍문사, 1997, 115쪽; 최덕규,「특허법」, 세창출 판사, 2000., 139쪽; 김창종, 앞의 논문, 109쪽; 김원준,「특허법」, 박영사, 2001., 234쪽.

2. 職務發明制度의 機能

직무발명의 기능은 일반적으로 특허제도 기능과 유사하다. 단지 주체 또는 객체가 개인에서 기업으로 전환 한 것에 불과하다. 그러나 그 중요성은 배증되고 있다. 직무발명제도에 의하여 실현될 수 있는 주요기능은 아래와 같다. 먼저, 獨占排他的 權利 확보를 통한 기술개발 투자의 확대를 유도할 수 있다. 종업원이 직무에 관한 발명  특허 받은 기술을 실시할 수 있을 뿐만 아니라, 특 허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득할 수도 있으므로 타인의 기술모방이 배제되는 강력한 법적
보호를 받게됨으로써 기술개발투자의 확대를 유도할 수 있다. * 25) 둘째, 직무발명은 기술혁신에 기여한다. 技術革新이란 창의적인 기업가가 불확실성과 위험성에도 불구하고
이윤 추구를 위하여 기술개발의 결과를 실용화시키는 과정으로, 근로자에게는 인센티브의 제공으로 발명을 촉진시키고, 기업은 개발된 技術을 獨占排他的으로 사용함으로써 기업의 技術革新을 유도하게 된다. *26) 의 技術革新을 유도하게 된다. 셋째, 기업의 성장을 촉진한다. 직무발명에 대한 인센티브의 제공은 종업원 의 기술개발 의욕을 고취시키고, 기업은 시장에서의 독점적 지위 확보, 技術蓄積 및 技術의 상호공유를 통 한 기업의 成長을 유도하여, 국가산업발전에 기여하게 된다. 넷째, 國家 및 企業의 國際競爭力을 제고한다. 特許의 獨占的 權利는 상품의 식별기능 및 품질보증 기능을
갖게 됨으로써 수요자에 대한 신용과 국제경쟁력을 제고시킨다. *27)
다섯째, 國家産業發展에 기여한다. 일반인은 공개된 직무발명을 토대로 여 그 보다 발전된 새로운 技術 을 硏究함으로써 技術蓄積이 이루어지고 二重投資를 방지하여 자원의 효율적인 활용을 할 수 있다. *28)
* 25) 김관형,「지적재산권법개론」, 경문사, 2000. 3., 101쪽.
* 26) F. Hoffmann, Zur Ermittelung des betr -ieblichen Nutzens bon Arbeitmehmever- findungen, GRUR 1974, S. 447-448; 김관형, 앞의 책, 101쪽.
* 27 )http://www.kipo.go.kr/html/LawOtherA05.html(職務發明制度)>(2001.08.17참조); 김관형, 앞의 책,
101-104쪽. * 28) 안광구,「세계화시대의 특허전략」, 대한상공회의소·한국경제연구센타, 1995. 117-127쪽; 김관형,
앞의 책, 105쪽.

Ⅱ. 職務發明의 權利歸屬에 관한 原則

1. 序

개인발명의 경우에는 그 발명으로부터 생기는 모든 權利가 발명자인 개인에게 배타적으로 귀속되기 때문에 그 權利關係가 극히 명료한데 반하여 기업의 근로자에 의하여 이루어진 발명에 관한 권리관계는 매우 복잡 하다. 근로자에 의하여 발명이 완성되었을 경우에 재산권인 特許出願權과 인격권인 發明者名譽權이 발생하 게 되는데 이 두 권리를 사용자와 근로자중 어느 누구에게 歸屬시켜야하는 것인지는 분명하지 아니하기 때 문이다. 발명자명예권은 당연히 발명자에게 귀속되나 특허출원권과 특허권 등의 재산권의 귀속에 관하여 논 의가 있다. 이러한 職務發明의 權利歸屬에 관한 원칙에 관하여 사용자주의와 발명가주의가 있다. *29)

* 29) 김병일, 앞의 논문, 376쪽; 윤선희, 「지적재산권법 4정판」, 세창출판사, 2001., 45쪽; 송영식외 2 인, 앞의 책. 269쪽.

2. 使用者主義

使用者主義는 근로자의 발명에 대한 법률상 權利는 사용자에게 원시적으로 歸屬한다는 주의이다. 이는 노동 원칙에 입각한 이론으로 發明도 근로의 성과이므로 그 발명권도 使用者에게 歸屬하여야 한다는 주장이다. 산업이 발달한 후 노동문제가 대두된 초기 산업사회에서는 勤勞者의 發明은 노동의 성과라는 생각이 지배적 이어서 그 發明은 使用者가 원시적으로 취득해야 한다는 것이 당연시되었다. 이러한 생각은 그 당시 자유노 동계약시대에 속하였고 勤勞者의 지위도 극도로 저하되고 있었음을 시대적 배경으로 이해할 수 있을 것이 다. 이는 發明의 특수성을 고려하지 않은 形式主義的인 性格이 강하다. 자본주의 국가에서는 동일하지만 우
리나라의 민법 제655조에 '고용계약의 원칙' 을 규정하고 있는 바와 같이 고용계약의 원칙을 종업원이 행 한 발명에 대하여 그대로 적용하고자 하는 것이 발명에 관한 사용자 주의의 기본적 이념이다. *30)

* 30) 윤선희, 종업원의 발명에대한 고찰(上), 「변시연구」, 1996.4., 7쪽; 조원철, 직무발명제도의 고 찰,「한국산업재산권법학회지(제5호)」, 한국산업 재산권법학회, 1997. 4, 142쪽.

3. 發明者主義

發明者主義는 勤勞者에 의한 發明에 대한 權利는 원시적으로 勤勞者인 發明家에게 歸屬한다는 주장이다. 職 務發明權이 확립된 것은 독일에 있어서는 제1차 세계대전 후의 일이고 근로자의 지위향상에도 기인하기도 한다. 현대에서는 직무발명에 관하여 사용자주의를 채택하는 경우는 찾아보기 힘들고 대부분의 국가는 발명 자주의를 채택하고 있는 것으로 보인다. 우리나라 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속에 관하여 발 명자주의를 채택하고있다. *31) 발명자주의에 대하여 그 기본적 이념은 1776년 제퍼슨의 미국독립선언중에 서 그 사상을 찾아볼 수 있으며 이 사상은 장쟈크루쏘의 사회계약설과 함께 그 후의 각 국에서의 발명자주
의의 근원을 이루게 되었다.*32) 1789년의 프랑스혁명의 사상에 의거하여 발명자의 발명에 대한 원시취득 의 관념을 낳았다. 즉, 자기의 발명 또는 관념(저작권)은 그것을 착상한 자, 자신이 가질 자연권을 가진다 는 것으로, 이것에 의해 프랑스에서는 1791년에 특허법이 제정되었다.*33)
이것은 종업원이 행한 발명에 대해서도 마찬가지로서, 발명이 완성된 경우에는 민법 제655조의 '고용계약 의 원칙' 과는 별도로 예외적으로 생각해야 한다. 고용의 목적인 노무의 제공 결과 생긴 발명은 당연히 사 용자에게 귀속하지 않는다는 것이 발명자주이의다. *34)

* 31) 이종일, 앞의 책, 115쪽; 김병일, 앞의 논문, 375쪽; 대법원 1991년, 12. 27. 선고 91후 1133판결;
조원철, 앞의 논문, 142쪽; 윤선희, 앞의 논문, 5쪽.
* 32) 윤선희, 앞의 논문, 8쪽.
* 33) 윤선희, 앞의 논문, 9쪽 ; 김병일, 앞의 논문, 375쪽.

Ⅲ. 職務發明制度의 立法 形態

産業財産權 법제를 가지고 있는 대부분의 국가는 사용자와 근로자인 발명가 사이의 이익의 조정을 위하여 근로자발명에 관한 규정을 두고 있다. 역사적으로 최초의 職務發明에 관한 법규를 가진 국가는 오스트리아 이다. 1897년 오스트리아 特許法(*34)에 勞動者, 被傭者 및 國家公務員은 契約 또는 從業員規則에 의하여 별도로 規定되지 않는 한 이들에 의하여 勤務 중에 완성한 發明에 대하여 그 發明의 創作者로 看做한다는 규정이 그것이다.
職務發明에 관하여 오스트리아, 英國, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 포르투갈, 스페인, 헝거리, 中國, 日 本, 우리나라는 特許法의 일부분으로 規定하고 있고, 스위스는 一般 民法(스위스債務法 §343)에 規定하고 있으며(*35), 美國, 룩셈부르크, 벨기에, 캐나다 등은 判例에 맡기고 있다. *36) 美國의 경우 이에 대한 規 定이 있다면 그것은 공무원의 직무발명에 관한 규정이다. 특별법으로 규정하고 있는 나라는 獨逸을 비롯하 여 덴마크, 필란드, 노르웨이, 폴란드, 스웨덴 등이다.
EU도 이에 대한 규정을 준비하고 있는 데 유럽공동체 전역에 적용될 근로자 발명권의 통일화에 관하여 獨逸 의 종업원발명법을 토대로 전반적으로 연구하였고 부분적으로는 獨逸法을 능가하는 규정을 검토하고 있다. *37) 현재에는 유럽협력조약 제60조 제1항에 勤勞者 發明에 대해 지역적 충돌에 관한 規定을 두고 있다.
*38)
직무발명에 관한 특별한 법제를 가지고 있지 않는 미국의 경우 특허출원은 自然人인 發明者만이 할 수 있 기 때문에 직무발명에 관한 권리는 우선적으로 종업원에게 歸屬되고 그 이전에 관하여는 오르지 契約法의 領域에서 처리되고 있다. 또한 미국에서의 職務發明의 핵심은 사용자와 근로자사이에 명시적인 契約이나 묵 시적인 契約이 존재하는가 하는 문제이다.
미국의 직무발명제도는 契約法에 기초를 두고 있고 契約이 없는 경우에는 判例에 따르고 있다. *39) 연구개
발을 목적으로 고용된 자가 한 發明은 使用者에게 속하고 연구개발과 관련이 없는 勤勞者가 職務와 관련 없 이 그리고 使用者의 지원 없이 관한 것이 직무발명에 관한 問題이다. 연구개발과 관련이 없는 자가 發明을 함에 사용자의 지원이 있는가 여부, 勤勞者의 勤勞義務와 發明과의 상관성을 고려하여 직무발명을 결정하고 있다. 권리취득의 경우는 契 約法 原理에 따르지만 취득후에는 特許法 原理에 흡수되어 특허제도와 궤도를 같이하고 있다. 직무발명으
로 인정된 경우에 사용자는 無償으로 그 發明을 實施할 權利를 가지는 바 이를 Shop Right라 하여 判例
上 인정받고 있다.
Shop Right는 우리 特許法上의 法定實施權 중의 하나인 通常實施權의 특징 즉 非移轉性, 非獨占性, 非代價 性, 權利存續期間의 종속성 등을 그대로 保有하고 있다.

* 34) stereich Patentgesetz vom 11. Janner 1897 R.-G.-Bl. Nr. 30. Artikel 5 Arbeiter, Angestellte,
Staatsbe -dienstete gelten als die Urheber der von ihnen im Dienste gemachten Erfindungen, wenn
nicht durch Vertrag oder Dienste- svorschriften etwas anderes bestimmt wu -rde.; Bartenbach/Volz, a.a.O., S. 34.
* 35) 김창종, 앞의 책, 123쪽.; 박수연, 職務發明에 관한 일고찰,「제6기 수습변리사 연구논문집」, 특 허청 국제특허연수원, 1994, 488쪽; 김병일, 앞의 논문, 376쪽.
* 36) 김창종, 앞의 책, 123쪽.; 박수연, 職務發明에 관한 일고찰,「제6기 수습변리사 연구논문집」, 특
허청 국제특허연수원, 1994, 488쪽; 김병일, 앞의 논문, 376쪽.
* 37) Bartenbach/Volz, a.a.O., S. 30.
* 38) Joseph Straus, Die international-privatre chtliche Beurteilang von Arbeitnehmererfi -ndungen in europdischem Patentrecht, GRUR 1984, S.3. EPC(EUROPEAN PATENT CONVENTION) Article 60 - Right to a European patent (1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor
in title. If the inventor is an employee the right to the European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of
the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.
* 39) 박명식, 미국법에 있어서의 SHOP RIGHT의 원칙과 우리 특허법에 있어서의 직무발명제도의 비교법적 연구「사법논집 2집」, 1971, 466쪽; 송영식외 2인, 앞의 책, 271쪽; 김원준, 앞의 책, 235쪽.

Ⅳ. 職務發明制度에 관한 새로운 論議

勤勞者에게 독창적인 創作 노력에 대한 특별한 보상을 하고 사용자에게 투하한 경제적 손실을 보전함과 동 시에 양 당사자간의 利益 衡平을 도모함으로서 技術發展과 기업 및 國家競爭力을 높이려는 독일의 종업원발 명법에 대하여 최근에 批判이 제기되고 있다. 근로자 발명흥법은 과학기술 발전을 促進시키는 것이 아니 라 오히려 과학기술발전을 상당한 정도로 遲延시키고 있다는 것으로 *40) 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 勤勞者發明法이 존재하지 않는 미국과 같은 나라에 비하여 우수하다는 증명이 없다. 즉 근로자발명법
이 없는 미국에 비하여 우수한 기술의 진보를 가져왔고 우수한 발명이 이루어 졌다는 사실이 증명된 바 없 다. 둘째, 자신의 발명을 유지시켜 補償金이 삭감되지 않도록 하기 위하여 기술정보를 차단하고 방해할 가능성 이 크다. 技術開發에 있어서 個人發明보다 조직적인 발명활동이 요구되는 현대 사회에서 팀 조직원간의 情 報交欄은 기술개발에 치명적인 장애가 된다. 이러한 사실은 Lept -ien의 연구에 의하여 확인되고 있다.
*41)
셋째, 補償額이 낮아 發明意慾이 상실되고 있다.*42) 넷째, 補償受惠者가 당해 발명에 대한 책임 때문에 자신이 참여하지 않는 다른 발명에 대하여 자신의 영향
력이 미치는 범위 내에서 妨害할 수 있다. *43) 다섯째, 補償基準의 複雜性으로 인하여 管理費用이 비교적 높다. *44)
이처럼 근로자발명법이 원래 趣旨인 사용자와 근로발명가와의 利害調定 機能을 다하지 못하고 일방적으로 使用者에게 부담을 주고 있으며 원래 의도했던 바와 같이 기술발전을 촉진시키는 것이 아니라 오히려 그 障 碍要因으로 작용하고 있으므로 동 법을 폐지 (*45)하여야 한다고 한다.
그러나 위 주장은 미국과 같이 고용과 해고가 자유로워 일터 보장이 더욱 不確實하고 作業能率에 대한 압박 이 보다 거센 社會的 環境을 看過하고 있고 그러한 불안한 고용 환경 하에서 형성된 제도와의 비교는 적절 치 못한 것이다. 創造力과 그에 상응하는 과학기술과 발명은 매일 일자리를 걱정해야 하는 불안한 환경보 다는 어느 정도 保障된 일자리를 가지고 보다 안정적인 환경에서 훨씬 번성할 수 있다는 점(*46)을 過小
評價해서는 아니 될 것이다.

* 40) Karl Meier, Bew hrtes deutsches Arbeitne -hmererfinderrecht?, GRUR 1998, 782.
* 41) Karl Meier, a.a.O., S.783.; 연구원의 67%가 독일의 근로자발명법이 연구원 상호간에 연구 방해요인 으로 작용하고 있다고 한다.
* 42) Karl Meier, a.a.O., S.783.
* 43) Karl Meier, a.a.O., S.783
* 44) Robert P. Merges, The Law and Economics of Employee Inventions, HARVARD JOURNAL OF LAW &
TECHNOLOGY, Volume 13, Number 1 Fall 1999. p43.; 독일조항에서의 보상에 대한 산출과 통제하는데 드는 경영상 노력과 비용은 비교적 높다. 예를 들어 독일의 Siemens AG 중앙특허부의 특허 대리인의 업무시간의 10% 이상을 보상문제를 처리하는데 소비하고 있다.
* 45) 김병일, 앞의 논문, 375쪽; Karl Meier, a.a.O., S.785.
* 46) Karl Meier, a.a.O., S.782.


第4節 우리나라 職務發明制度의 주요 內容

Ⅰ. 序言

1. 意義

직무발명이란 從業員 등이 그 직무에 관하여 發明한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체 의 업무범위에 속하고, 그 發明을 하게된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 職務에 속하는 發明을 말한 다. *47) 이러한 직무발명에 대하여 우리 許法은 발명자주의를 채택하여 종업원이 행한 직무발명에 대하 여 特許를 받을 수 있는 權利는 그 발명자인 從業員에게 원시적으로 歸屬되는 것으로 規定하고 있다. 다만 이 職務發明에 대하여 사용자는 無償의 통상실시권을 갖고 특허를 받을 수 있는 權利 또는 특허권을 승계하 거나 전용실시권을 설정한다는 내용의 契約을 하거나 근무규정을 둘 수 있다.
현행 직무발명제도는 과거의 勞使關係를 고려해 보면 사실상 사용자 우위 하에 처리되는 것을 상정한 것으 로 보여지고 최근에는 특허의식에 많은 변화가 있어 기업체에 직무발명규정이 활성화되고 있을지라도 보상 액과 권리의식의 면에서 선진국에는 미치지 못하고 있다. 또한 최근의 고용형태의 급변과 국내기업에 외국 인의 취업등으로 많은 변화가 있으므로 인하여 종래의 고용형태하에서 기능하도록 규정된 현행 직무발명제
도로는 현실 적합성이 부족하다 할 것이다. *48)

* 47) 특허법 제39조
* 48) 김병일, 앞의 논문, 375쪽.

2. 沿革

우리나라의 職務發明에 관한 규정을 살펴보면, 해방 이전에는 일본의 특허법이 그대로 의용되었다. 1921년 이전의 일본법하에서는 직무발명은 특약이 없는 한 使用者에게 귀속되었으며 종업원 등은 어떠한 補償金請 求權도 없었다.(*49) 1946년 特許法(*50)에서는 제32조와 제33조에 직무발명규정을 두어 피용자의 실시권 과 사전승계를 인정하였고 권리승계시 피용자 등은 상당한 補償을 받을 權利를 가지며 補償金 결정시 이미 支給한 報酬가 있는 경우에는 이를 참작한다고 규정하고 있었다. 1961년 特許法(*51)에 補償金을 결정할 때 使用者 등이 얻을 利益를 고려하여 從業員 등이 정당한 결정방법을 제시한 경우 이를 참작하도록 하는
규정을 두었다. *52) 1973년 特許法에는 職務發明의 요건에서 과거의 직무까지 포함하도록 하고 補償 금결 정시 사용자 등이 貢獻한 정도도 참작하도록 규정하였다. 현행 特許法(*53)에는 피용자를 종업원으로 바꾸
어 규정하였고, 발명진흥법(*54)은 직무발명 보상제도에 관한 규정과 職務發明을 둘러싼 紛爭에 대한 조정
제도를 마련하여 특허법의 직무발명규정을 보완하고 있다. *55)

* 49) 송호찬, 職務發明에 있어서 發明者의 權利와 義務,「제7기 修習辨理士 硏究論文集(1995)」, 國際特
許硏修院, 756쪽.
* 50) 군정법령 제91호
* 51) 法律 제950호
* 52) 송호찬, 앞의 논문, 757쪽.
* 53) 1990.01.13 法律 제4207호
* 54) 制定 1994.03.24 法律 제4757호, 改正 1999. 02.05 法律 제5790호
* 55) 송호찬, 앞의 논문, 757쪽.

3. 職務發明

관련 규정 우리나라 特許法 제39조에서는 職務發明의 槪念 및 成立要件, 權利의 歸屬에 대하여 規定하고 있 고, 제40조에서는 職務發明의 補償에 대하여 規定하고 있으며 실용신안법 및 의장법에서 이를 準用하고 있 다. 또한 發明振興法에서는 職務發明과 사용자, 종업원에 관한 용어의 定義(제2조)를 규정한 것을 비롯하 여 정부의 職務發明 장려를 위한 보상제도 실시에 관한 지원시책 수립의무(제8조), 共同發明承繼(제9조), 自由發明으로 보는 職務發明(제11조), 종업원의 비밀유지의무(제12조), 직무발명의 出願留保(제13조) 규정 을 두고 있고, 직무발명보상에 관한 紛爭에 관한 調停委員會 설치·운영에 관한 규정, 秘密維持義務 不履行
에 대한 罰則(제38조)규정 등을 두고 있다. 公務員의 경우에는 공무원의 직무발명의 처분·관리 및 보상 등 에 관한 規定, 동 규정 시행규칙, 직무발명보상제도운영에 관한 國務總理訓令, 직무발명지도상담센타운영규 , 발명장려사업추진요령(職務發明경진대회에 관한 條項), 산업재산권분쟁조정위원회 운영세칙(*60)등의
職務發明과 관련한 規定을 두고 있다.

* 60) 制定 1995.01.06 特許廳고시 제94-12호. 이 고시는 모법인 발명진흥법의 개정으로 인하여 사문화된 규정으로 보인다.

Ⅱ. 職務發明의 成立要件

特許法 제39조에서는 職務發明을 從業員, 法人의 任員 또는 公務員(이하 從業員 등이라 한다)이 그 職務 에 관하여 發明한 것이 性質上 使用者, 法人 또는 國家나 지방자치단체(이하 使用者 등이라 한다)의 業務
範圍에 속하고 그 發明을 하게 된 행위가 從業員 등의 現在또는 過去의 職務에 속하는 發明이라 규정하
고 있다. 이하 職務發明의 成立要件을 나누어 살펴본다.
1. 從業員 등이 한 發明일 것

가. 從業員 등

特許法上 從業員 등이라 함은 從業員과 法人의 任員 또는 公務員을 포괄한다. 여기에서 從業員은 고용계약
기타의 관계에서 他人의 사무에 종사하는 者를 말한다. 이러한 관계가 성립한다면, 계속적, 계획적으로 雇 傭되지 않고 囑託, 顧問 등 臨時로 고용된 자도 종업원이라 할 수 있으며, 技術 또는 機能을 습득하기 위
한 양성공, 수습공도 이에 포함된다. *61) 또한 法人의 任員은 法人의 업무를 진행하는 자로서, 法人의 대표이사, 이사, 임시이사, 감사(民法 제57, 63, 66조), 주식회사의 理事, 監事(商法 제382, 409조), 합자회사의 무한책임사원(商法 제273조)등을 포함
한다. *62)
* 61) 김창종, 앞의 논문, 123쪽; 윤선희, 앞의 논문, 3쪽; 이수웅,「산업재산권법」, 도서출판삼선,
2002, 65쪽; 천효남, 앞의 책, 235쪽. * 62) 김창종, 앞의 논문, 123쪽; 이종일, 앞의 책, 117쪽; 김병일, 앞의 논문, 378쪽.

나. 發明

發明은 特許法上의 發明을 말하지만 넓게 實用新案法上의 考案과 意匠法上의 創作도 포함된다(發明振興法 第2條 1호). 獨逸과 같이 명문의 規定이 없는 한 技術改良의 提案은 그 適用이 없다.(*63) 그러나 實用新案 法上의 考案은 고도성을 成立要件으로 하지 않으므로, 技術改良의 提案 중 일부는 考案으로 成立할 여지가 있어 이를 일률적으로 논할 수는 없다. 컴퓨터관련 發明중 컴퓨터프로그램 發明은 特許法과 컴퓨터프로그램 保護法에 의해 모두 保護를 받을 수 있다. 그런데 컴퓨터프로그램保護法에서는 從業員 등이 業務上 창작한 컴퓨터프로그램은 달리 정함이 없는 한 法人 등이 프로그램의 著作者가 된다(컴퓨터프로그램保護法 제7조
및 제8조). 따라서 特許法과 衝突이 생길 수 있다.
* 63) 강성구, 앞의 논문, 78쪽.

2. 性質상 使用者 등의 業務範圍에 속하는 發明일 것

가. 使用者 등

特許法 제39조 제1항에서 말하는 使用者 등이란 民 제756조에서의 使用者와 같은 意味로 他人을 선임하 여 어느 사무에 종사하게 하고 그 지휘·감독을 하는 者를 말한다. 使用者는 私的이건 公的이건, 영리적이  비영리적이건 불문하나, 法人格이 없는 社團 또는 財團은 이에 해당하지 않는다. *64) 特許法上 特許를
받을 수 있는 權利가 없기 때문이다. 또한 職務發明을 이루는데 가장 중심적인 지원을 한 자가 당해 종업원 의 使用者가 된다. 급여의 實質的 지급자가 가장 중요한 판단要素가 되지만 이외에도 연구시설 제공, 연구 보조인력의 제공, 지휘명령 관계 등을 종합적으로 고려하여 使用者 등을 決定하여야 할 것이다. *65)

* 64) 김병일, 앞의 논문, 377쪽; 김창종, 앞의 논문, 124쪽; 윤선희, 앞의 책, 50쪽; 이종일, 앞의 책, 119쪽.
* 65) 김병일, 앞의 논문, 377쪽; 천효남, 앞의 책, 235쪽.

나. 使用者 등의 業務範圍에 속하는 發明일 것

業務範圍는 形式的으로 法人의 定款에 기재된 目的에 한정하여 形式的으로 決定할 것은 아니며, 現在 행하 고 있는 事業 뿐 아니라 事業計劃으로 예정되어 있는 경우도 포함한다. 이는 결국 民法 제756조의 業務執 行에 관하여 또는 民法 제35조의 職務에 관하여와 같은 意味를 가진 거라 할 것이다. *66) 실제로는 業 務範圍는 그다지 問題되지 아니하고 發明을 하게 된 行爲가 職務 해당느냐가 問題가 되지만(*67), 使用
者의 事業과는 關係없이, 個人的인 요망에서 個人的인 硏究비 보조나 設備提供을 하는 경우도 상정할 수 있 다. 따라서 從業員 등이 한 發明이 使用者 등의 業務 範圍에 속하느냐 여부를 判斷할 때에는, 그 從業員 등 의 利益을 위하여, 使用者 등이 일상적으로 수행하고 있는 業務의 內容에 따라 이를 엄격하게 解釋함이 타 당할 것이다.(*68) 왜냐하면 定款에 의한 會社目的의 記載는 株主를 보호하기 위해, 회사와 그 去來相對方 間에서 會社의 權利能力을 정하는 것이고, 定款에 의해 會社와 그 從業員간의 權利關係를 規定하는 것은 원
래 예정된 것은 아니고 또 이와 같은 해석을 해야할 합리적 이유는 없기 때문이다. 또한 特許法 제39조는 使用者가 會社인 경우뿐만 아니라 개인 또는 國家나 地方自治團體인 경우도 포함하므로 定款이 없는 個人企 業과 國家機關의 從業員은 당연히 이 같은 定款에 의한 行爲能力의 制限은 없다. 會社의 從業員과 그 외의 從業員을 區別해야 할 합리적인 이유는 없다. *69) 國家나 地方自治團體의 業務範圍는 당해 公務員이 속한 機關의 소관사항의 範圍로 한정하는 것이 타당하다. *70)

* 66) 김창종, 앞의 논문, 124∼125쪽; 김병일, 앞의 논문, 377쪽.
* 67) 송영식/이상정/황종환,「지적소유권법」(상), 육법사, 1999, 161쪽; 윤선희, 앞의 논문, 5쪽.
* 68) 천효남, 앞의 책, 235쪽; 김창종, 앞의 논문, 141쪽; 김병일, 앞의 논문, 378쪽; 송호찬, 직무발명
에 있어서 발명자의 권리와 의무, 「제7기 수습변리사 연구논문집」, 특허청 국제특허연수원, 1995, 765
쪽.
* 69) 김병일, 앞의 논문, 377-378쪽; 윤선희, 앞의 책, 51쪽; 이수웅, 앞의 책, 66쪽.
* 70) 吉　幸朔,「特許法槪說」, 有斐閣, 1989, 168쪽; 윤선희, 앞의 책, 53쪽; 이종일, 앞의 책, 121쪽

3. 發明을 하게 된 行爲가 從業員 등의 現在 또는 過去의 職務에 속할 것

가. 職務

職務란 종업원이 사용자를 위하여 使用者의 업무 일부를 수행해야 될 責務를 말한다. 從業員 등이 담당하 는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고, 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우뿐만 아니라(*71) 使用者 등이 처음부터 발명목적으로 고용하지는 않았지만 회사 사정에 따라 그 從業員 등에게 어떤 具體的인 發明을 하도록 命令하거나, 구체적인 과제를 부여한 경우에도 職務發明에 해당한다. 職務의 內容은 종업원과 사용자사이에 체결된 勤勞契約 또는 근무규칙의 내용뿐만 아니라 각 從業員의 기업에서의
地位, 職種, 또는 기업이 發明完成過程에 관여한 정도에 의해서 구체적으로 判斷하여야 한다. *72) 從業員 등의 직무발명에 있어서 어떤 행위를 한 자를 發明者로 볼 것인지는 發明의 定義규정(發明振興法, 特許法, 實用新案法, 意匠法 각 제2조)에 의해서 判斷해야 하며, 이는 發明者에 대한 보상, 업적평가 등과
관련하여 매우 중요하다. 따라서 共同發明, 특히 특정프로젝트를 다수인 이 개발한 경우에 진정한 發明者인
지의 여부는 당해 發明을 중심으로 실질적 협력자인지의 여부를 기준으로 判斷하여야 한다.(*73) 從業員 등 의 地位는 발명행위시 즉 發明을 着想하고 具體化하여 完成할 때까지 維持되어야 한다.

* 71) 대법원 1991.12.27 선고 91후1113 판결; 천효남, 앞의 책, 235쪽.
* 72) 송영식/이상정/황종환, 앞의 책, 271쪽; 윤선희, 앞의 논문, 6쪽; 최용원, 직무발명과 대학발명의
관계「AIPPI저널 제4권」, 한국국제산업재산권보호협회, 2000. 5, 18쪽.
* 73) 김병일, 앞의 논문, 378-379쪽; 윤선희, 앞의 논문, 12쪽.

나. 發明을 하게 된 行爲가 職務에 속할 것

發明을 하게 된 行爲란 發明을 착상하고 구체화하여 완성하기 위한 行爲를 말한다. (*74) 이러한 發明의 完 成行爲가 職務에 속한다 함은 硏究開發을 수행하는 것과 같이 發明을 하는 것이 職務인 경우뿐만 아니라, 널리 發明을 의도하였는가 아닌가에 關係없이 職務遂行의 結果 생기는 경우도 해당한다. 그렇지만 從業員 이 使用者에게 특정한 기술적 과제를 解決할 勤勞 義務를 지고 있다고 기대할 수 있는 法的關係가 없는 경 우까지 포함하는 것은 아니다. *75)
發明을 하게 된 行爲가 職務에 속하는지 아닌지에 관한 구체적인 判斷은 從業員의 職務遂行 내지 직책을 참 고로 決定하는 것이 좋다. 從業員이 담당하는 職務內容과 責任範圍로 보아 發明을 꾀하고 이를 수행하는 것 이 당연히 예정되거나 기대되는 경우에는 發明을 하게 된 行爲가 職務에 속한다고 볼 수 있다. *76)

* 74) 김창종, 앞의 논문, 125쪽; 윤선희, 앞의 책, 53쪽; 김병일, 앞의 논문, 378쪽.
* 75) 강성구외 2인, 앞의 논문, 73쪽; 윤선희, 앞의 책, 53쪽; 김병일, 앞의 논문, 379쪽.
* 76) 송영식외 2인, 앞의 책, 273쪽; 김병일, 앞의 논문, 380쪽.

다. 現在 또는 過去의 職務

從業員의 職務는 現在의 것뿐만 아니라 過去의 것도 포함한다. 따라서 補職이 변경되어 다른 職務를 수행하 던 중에 過去의 職務에 속하는 發明을 한 것도 職務發明에 속한다. *77) 發明을 完成한 후 退職하더라도 이 는 職務發明이 된다. *78) 특히 이와 관련하여 問題가 되는 것은 退職 후의 發明이다. 이에 대하여는 명문 의 規定은 없으나, 고용관계가 종료된 후에 發明한 경우에는 여기에 포함되지 않는다고 解釋함이 타당하 다. *79) 이에 대해 재직기간 중에 습득한 知識을 기반으로 發明을 완성한 경우를 대비하여 퇴직 후 일정기 간 안에 이루어진 발명은 전 사용자에게 승계 한다는 내용의 고용 계약 규정, 즉 추적 조항(trailimg
clause)을 특허법에 저촉되지 않는 범위 내에 인정 할 필요가 있다. *80)
그러나 在職時의 습득지식이 使用者에게서 提供되었다고 볼 수 없는 경우도 상당하며, 직무수행 중 發明者 가 체득하여 몸에 지닌 지식을 發明者와 분리하여 使用者 등에 歸屬시킬 수도 없다. 또한 退職 후에 한 發 明의 경우, 使用者 들이 發明資金을 지원하거나, 설비를 제공하는 것도 아니다. 따라서 發明의 완성에 끼 친 使用者 등의 공헌을 고려한다는 직무발명의 취지상 이러한 설은 부당하다 할 것이다.
다만, 특허출원과정에서 영업비밀이 公開되거나, 發明의 實施가 營業秘密의 使用이 될 경우 不正競爭防止法 上의 營業秘密로서 보호여부를 검토할 수 있다. *81) 또한 적절한 기간을 정하여 退職후에도 發明을 申告토 록 하여 使用者 등에 發明의 成立時期, 실시권의 설정여부 등 判斷의 機會를 주는 것이 타당하다. 公務員 의 경우에는 공무원 직무발명보상규정시행규칙 제2조에서 過去 3년 이내에 그가 맡은 業務와 관련하여 이룩 한 發明에 대하여는 소속 기관장에게 申告하도록 규정하고 있다.

* 77) 송영식외, 앞의 책, 162쪽.
* 78) 김창종, 앞의 논문, 123쪽; 윤선희, 앞의 책, 53쪽.
* 79) 윤선희, 앞의 책, 53쪽; 이종일, 앞의 책, 122쪽; 特許廳, 앞의 책, 14쪽.
* 80) 김병일, 앞의 논문, 318쪽; 김창종, 앞의 논문, 136쪽; 송영식외 2인, 앞의 책, 274쪽; 천효남, 앞
의 책, 238쪽.
* 81) 特許廳, 앞의 책, 14쪽.

Ⅲ. 發明者와 使用者의 權利와 義務

使用者는 發明者인 從業員에게 職務를 부여함과 동시에, 職務를 수행하는 데에 필요한 設備, 資財, 費用을 提供한다. 이것이 發明을 완성하는 데에 중요한 도움이 되고 있다는 것을 고려하면, 職務發明에 대해 使用 者가 하는 역할이 대단히 크다 할 것이다. 한편 이러한 使用者의 貢獻이 있다 하더라도 職務發明을 완성하 는 데에는 從業員의 發明 能力과 努力이 있어야 하며, 이는 職務發明을 논할 때 논의의 기본적인 사항이 다. *82)
이러한 使用者와 從業員사이의 職務發明을 둘러싼 利益調停은 使用者와 從業員의 權利와 義務를 확정하는 것으로 매우 중요하다. 한쪽의 權利는 다른 쪽의 義務 또는 權利의 制限이 된다. 이와 같은 의미에서 이하
從業員인 發明者의 權利, 義務에 대하여 상세히 살펴본다.

* 82) 吉　幸朔, 앞의 책, 173쪽.

1. 發明者 人格權

發明은 無形的 勞作이며, 동시에 그에 투여한 精神的 努力의 産物이므로, 發明者는 그에 대한 財産權 뿐만 아니라 그 精神的 努力에 대한 人格權을 가지게 된다. 發明者는 特許證에 發明者로 기재될 수 있는 權利 즉 發明者揭載權을 가진다(파리조약 제4조의3). 이러한 發明者揭載權은 職務發明인 경우에도 發生하며, 特 許權 등의 承繼과 關係없이 移轉되지 않는다.

2. 特許權 등의 歸屬과 豫約承繼

가. 特許權 등의 原始的 歸屬

우리 特許法은 發明者主義를 취하기 때문에 職務發明의 경우에도 그 特許를 받을 權利는 당연히 發明者인 從業員 등에게 歸屬된다. 따라서 從業員 등은 자기에게 歸屬된 特許를 받을 權利에 기하여 스스로 特許出願 을 하고 特許權을 取得할 수 있으며, 그 특허를 받을 권리나 특허권을 타인에게 양도하거나 전용실시권을 설정할 수도 있다. 다만 공무원이 한 직무발명은 국가가 승계하며 국가가 승계한 공무원의 직무발명은 국유 가 된다(특허법 제39조 제2항). 따라서 公務員이 承繼시키지 않을 自由를 갖지 못한다고 解釋하지만, 그 경
우에도 特許를 받을 權利는 원시적으로 發明者에게 歸屬된다.

나. 通常實施權에 의한 特許權의 制限

職務發明에 대한 使用者의 貢獻이 인정되므로, 發明者主義를 철저하게 관철하면 使用者側에 불리하여 發明 의 장려에 의한 産業發展이라는 特許法의 취지에서 벗어날 수 있다. 따라서 從業員 등이 特許를 받은 경우 使用者에게 이 특허권에 대한 통상실시권을 부여하고 있다(특허법 제39조 제1항). 이러한 통상실시권은 특 허권의 설정등록시부터 당연히 발생하는 법정의 실시권이며, 등록하지 않아도 특허권 등을 그 이후에 취득 한 자에 대하여도 효력을 가진다(특허법 118조 2항). 또한 특허법 제40조 제1항의 반대해석상 이 실시권은 무상이라고 해석된다. *83) 發明者는 他人의 使用을 용인해야 한다는 측면에서 通常實施權의 부여는 特許權
에 대한 일종의 制限이다. 通常實施權에 의해 特許權의 處分이 직접 制限되기도 한다. 特許權을 抛棄(特許 法 제119조 제1항)하거나 訂正審判을 請求(特許法 제136조 제8항)할 때에는 이 通常實施權의 實施權者,
즉, 使用者의 許諾을 얻어야 한다.

다. 豫約承繼特約의 有效性

職務發明 이외의 發明, 즉 自由發明을 미리 使用者 등으로 하여금 特許를 받을 權利 또는 特許權을 承繼시 키거나 使用者 등을 위하여 轉用實施權을 설정한 契約이나 勤務規定의 條項은 無效로 한다(特許法 39조 3 항). 예약 승계 할 수 있는 것은 직무발명에 한한다. *84) 이 條項은 發明者의 직접적인 權利라고 할 수는 없으나, 從業員 등의 權利를 박탈하는 불합리한 契約이나 勤務規定을 無效로 함으로써 반사적으로 從業員 의 發明을 保護하는 規定이다. *85) 性質上 職務發明에 해당하나, 使用者 등이 權利를 承繼한 후 일정기간 出願하지 않거나, 書面으로 그 出願을 抛棄하여 自由發明으로 看做되는 경우가 있다. 이 경우에도 通常의自由發明과 같이 權利가 發明者에게 歸屬된다. 특히 特許法 제39조 제1항의 規定에도 불구하고 使用者는 發
明者의 同意 없이는 通常實施權을 가질 수 없다(發明振興法 제11조 제2항). (이하 다음호에 게재)

* 83) 송영식외, 앞의 책, 279쪽; 김병일, 앞의 논문, 382쪽; 윤선희, 앞의 논문, 10쪽.
* 84) 이종일, 앞의 책, 127쪽; 김병일, 앞의 논문, 384쪽; 송영식 외 2인, 앞의 책, 278쪽; 이수웅, 앞의
책, 67쪽.
* 85) 김병일, 앞의 논문, 385쪽; 대법원 1997. 2. 8. 선고, 76다2822 판결.

3. 특허권 등의 승계와 보상을 받을 권리

가. 특허권 등의 승계

사용자 등은 계약이나 근무규정에 의 하여 직무발명에 대한 특허권 등을 승계할 수 있다. 또한 특허법 제39 조 제3항의 반대해석상 직무발명인 경우에는 계약 또는 근무규정에 의해 승계 또는 전용실시권 설정의 예약 도 가능하다. 따라서 사용자가 제3자보다 먼저 특허를 받을 권리나 특허권을 승계받을 수 있으며, 종업원에 게는 특허를 받을 권리 또는 특허권을 양도하거나 전용실시권을 설정해 줄 채무가 발생한다.
또다른 공동발명인 경우, 발명자 모두가 동일 사용자의 종업원인 경우에는 문제가 없다. 그러나, 공동발명
자가 서로 다른 사용자의 종업원인 경우는 문제가 발생할 수 있다. 공동발명일 때에는 특허를 받을 수 있 는 권리는 공유가 되고 이 권리의 지분을 양도할 때에는 타 공유자의 동의를 얻어야 하기(특허법 제37조 3 항) 때문이다.
이를 그대로 직무발명에 적용할 때에는 사용자가 종업원의 지분을 승계하는 데에도 제3자의 동의가 필요하 다. 한편, 직무발명이 제3자와 공동을 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 의하여 그 발명에 관한 권리를 승계한때에는 당해 발명에 대하여 종업원이 가지는 권리의 지분을 갖는다(발명진흥법 제9조).

나. 직무발명에 대한 보상

종업원 등은 직무발명에 대한 특허권 등을 사용자에게 승계한 경우 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(특허 법 40조 1항). 이러한 보상을 받을 권리는 예약 승계의 경우에만 발생하는 것이 아니라 직무발명을 완성한 후에 비로소 계약이나 근무규정에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리등을 승계시킨 경우에도 발생한다. 본 조항은 직무발명인 경우에 고용관계에 의해 발명자가 부당하게 대우받는 것을 방지하기 위한 것이다.

(1) 보상의 법적 성질

직무발명에 관한 특허권에 대하여 사용자가 당연히 얻는 통상실시권과 특허권은 권리에 있어서 차이가 크 다. 보상은 이러한 차이에 대한 대가라고 할 수 있다.
종업원 등이 갖는 보상청구권은 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계시 혹은 전용실시권 설정시에 당 연히 발생한 특별한 법률상의 채권이다. 따라서 노동의 대가인 일반적인 임금채권과 구별되고 양자는 병존 하게 된다.(*1) 또한 발명을 장려하기 위한 장려금이나 포상금과도 다르다. 실무상 많은 회사의 직무 발명 , 등록보상금, 실적보상을 지급하도록 규정하는
경우가 많지만 이것은 어디까지나 승계시에 확정한 보상금의 분할 지급방식에 관하여 따로 합의한 일례에 불과하다.
이러한 보상청구권은 일반 채권과 마찬가지로 10년 간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되며, 그 소멸 시효 기간은 위 청구권이 발생한 때부터 진행한다. 또한 이 보상청구권은 상속 또는 양도의 대상이 된다.
(*2)

* 1) 김창종, 앞의 논문, 141쪽; 김병일, 앞의 논문, 384쪽.
* 2) 김병일, 앞의 논문, 141쪽.

(2) 보상액의 결정

특허법 제40조 제2항에서는 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원 등이 정당한 決定方法을 제시한 때 에는 이를 참작하여야 한다고 규정하고 있다.

① 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액

발명에 의하여 사용자측이 얻을 이익의 액이라 함은 단순히 발명을 실시함으로써 사용자가 얻을 이익액을 말하는 것이 아니다. 승계시에 특허를 받을 권리 등을 승계하여 발명을 배타적으로 獨占할 수 있는 지위를 취득하였을 때, 얻을 의 지위를 취득함으로써 얻을 것이 예상되는 이익액의 일례로는 제3자에게 그 발명을 유상으로 실시허락을 한 경우에 받을 수 있는 실시료를 들 수 있다.(*3) 그러나 실시 허락없이 독점 사용하는 경우에는 실시료 로 보상금을 산정하기 어려우므로, 발명의 실시로부터 얻을 수 있는 이익액을 기준으로 보상금을 정할 수
도 있다.

* 3) 김창종, 앞의 논문, 143쪽.; 이종일, 앞의 책, 132쪽.

② 발명의 완성에 사용자·종업원 등이 공헌한 정도

대가를 정하는데 고려해야 할 사용자가 공헌한 정도란, 사용자 등이 부담한 연구개발비, 연구설비비, 자료 제공, 종업원에 대한 급여 등이라고 하는 설(*4)이 있으나, 이는 의문이다. 직무발명을 완성하는 데에, 사 용자가 종업원의 직무수행에 필요한 자금과 설비 등을 제공한 공헌을 고려하여 양자간 이익조정을 한 결과 로서 사용자가 법정의 통상실시권을 획득한다. 또한 전술한 바와 같이, 사용자가 받을 이익액을 산정할 때, 사용자가 단순히 실시하여 얻는 이익액은 고려하지 않는다. 이러한 점을 고려할 때, 사용자가 공헌한 정도에 종업원에 대한 급여는 포함되지 않으며, 일상적인 직무수행에 필요한 정도의 지원도 이에 포함되지
않는다고 해석하는 것이 타당하다. 물론 종업원의 공헌도도 고려하여야 한다.

* 4) 길등행삭, 앞의 책, 176쪽; 이수웅, 앞의 책, 69쪽.

③ 보상액 결정방법

일반적인 보상액 산정방식에는 정액법과, 평가점수법과, 슬라이드법이 있다. 정액법은 보상금액을 사례금형 식으로 권이별로 일정액을 정하여 지급하는 방법이다. 평가점수법은 발명에 대하여 평가요소별로 평가를 하 여 평가점수의 등급에 따라 보상금을 지급하는 방법으로서 금액이 정하여져 있다는 점에서 정액법과 유사하 다. 평가요소에는 경제적 가치, 기술적 수준, 권리의 독점성, 착상의 정도, 발명자의 지위 등이 있다. 슬라 이드법은 발명에 의하여 얻었거나 얻을 모든 이익을 기준으로 하여 보상금을 지급하는 方法으로 공무원 직
무발명에 대한 처분보상시 활용된다. (*5)

* 5) 특허청, 앞의 책, 18쪽.

④ 보상의 실제

일반적으로 기업체 또는 연구소 등에서 실시하고 있는 보상금의 종류는 출원보상금, 등록보상금, 실적보상 금, 처분보상금이 있으며, 기타 공고보상금, 방어보상금, 기술제안보상금이 있다.
출원보상금은 사용자가 특허받을 수 있는 권리를 발명자에게서 승계받아, 특허출원을 하였을 때 발명자인 종업원에게 지급하는 보상금이다. 등록보상금은 승계받은 발명이 등록사정 또는 등록되었을 때 지급하는 보 상금이다. 실적보상은 직무발명의 실시가 용자에게 기여한 것으로 인정할 때 지급하는 보상금이며, 처분
보상은 사용자 명의로 등록된 특허권을 양도하거나 실시허여하였을 때 지급하는 보상금이다. (*6) 이상의 현재 운용, 지급되고 있는 보상금에는 특허권 등을 승계하였을 때의 보상금과 발명의 장려금이 혼재
되어 있다.

* 6) 특허청, 앞의 책, 17쪽; 이수웅, 앞의 책, 68-70쪽; 윤선희, 앞의 책, 55쪽.

4. 비밀유지의무

발명진흥법 제12조에 종업원 등은 직무발명의 내용에 대하여 특허 또는 실용신안의 출원공개가 있을 때까 지, 그리고 의장등록을 받을 때까지 그 내용에 관한 밀을 유지하여야 한다고 규정하였다가 2001.07.01 시 행법에 권리의 종류와 관계없이 모두 출원할 때까지로 개정하였다. 따라서 출원공개와 등록과 관계없이 특 허청에 출원하면 그 비밀유지의무는 소멸된다. 신 규정은 근로자의 비밀유지의무가 통상의 출원공개 시기 인 1년 6월에서 출원일로 공개 시기만큼 줄어들게 되어 의무경감효과를 가져올 것으로 보인다. 그러나 출원 을 하지 않는 경우에는 이 비밀유지의무는 존속하는 것으로 해석되기도 하여 근로자의 의무가 가중되는 결
과를 가져올 가능성이 많다. 특허 등의 출원을 하기 전에 발명의 내용을 공개하는 경우에는 3년 이하의 징 역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정되어 있다(발명진흥법 제38조 제1항). 이 벌칙 규정은 우리나 라 직무발명 규정중 아주 구체적인 제재규정이다. 또한 이규정은 근로자에게 매우 불공평한 규정으로 보인
다.
보통 권리가 있으면 당연히 의무가 수반되고 의무가 있으면 당연히 권리가 전제되어야 하고 상대방이 있는 직무발명의 경우에 근로자의 의무는 사용자에게 권리로 작용하고 반대로 근로자의 권리는 사용자의 의무가 되는 것이다. 그런데 이 제재 규정은 근로자의 구체적인 권리가 없는 구체적인 의무 규정이고 근로자만이 부담하는 일방적인 규정이다. 근로자에게 부과하는 형벌적 의무규정에 대응하는 사용자에 대한 형벌적 의무
규정이 보이지 않는다.

5. 직무발명의 출원유보에 대한 동의 및 보상

사용자 등은 직무발명의 공개로 인하여 사용자 등에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단하는 경우 발 명의 출원을 유보할 수 있다. 이때에는 발명자인 종업원 등의 동의를 얻어야 한다(발명진흥법 제13조 제1 항). 사용자는 직무발명이 중요한 영업비밀을 포함하고 있을 때, 이 발명에 대해 출원하지 않고 영업비밀 로 할 수 있다. 이 때 발명자는 일반적인 보상제도에 따르면 보상받을 수 없으며, 보상을 받더라도 그 발명 의 가치가 정당하게 평가되지 않는 등 불이익이 있을 수 있다. 또한 발명자로서 특허증에 게재되지도 않고 계속 비밀유지의무를 가지게 된다. 이는 직무발명을 출원하여 특허받은 경우에 비하여 발명자에게 불리하
다. 따라서 직무발명의 출원을 유보하고자 하는 경우에 종업원 등의 동의를 얻도록 하고 있다.
또한 발명자에게 생길 수 있는 불이익을 없애기 위하여, 발명진흥법 제13조 제2항에서는 당해 발명의 보상 액을 결정함에 있어서는 당해 발명이 산업재산권으로 보호되지 않음으로써 그 발명을 한 종업원 등이 받게 되는 경제적 불이익을 고려하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 사용자가 직무발명을 영업비밀로 하고자 할 때 나타날 수 있는 경제적 불이익을 보상하도록 하는 강행규정이다. 한편, 경제적 불이익에 비밀유지의무 및 발명자 성명이 게재되지 않는 것도 포함된다. 발명자인 종업원 등을 보호한다는 본 조항의 취지상 이렇
게 넓게 해석하는 것이 타당하다.

6. 발명의 신고

사용자와 종업원사이의 계약이나 근무규정을 통하여 종업원이 한 발명을 신고하도록 할 수 있다. 직무발명 인 경우에는 이는 당연하지만, 자유발명인 경우에는 명문의 규정은 없으며, 특허법 제39조 제3항을 신고의 무를 규정한 계약에까지 확대해석하는 것은 곤란하다. 또한 직무발명인지 자유발명인지 구분이 모호한 경 둘 수도 있다. 발 명을 신고한 후에, 사용자가 오랜 기간 직무발명 여부를 판단하지 아니하거나, 승계여부를 결정하지 않는
경우 발명자의 권리가 제한될 수 있다.(*7) 발명진흥법 제11조를 여기까지 확대해석하는 것은 곤란하며, 이 를 보완하기 위한 입법이 필요하다. 현실적으로 정부에서 보상규정의 표준을 작성·보급할 때, 이 규정을
넣는 것이 바람직하다.(*8)

* 7) 독일의 종업원발명에 관한 법률에서는 종업원에게 고용중에 한 모든 발명에 대한 신고의무를 부과하 고 있다. 직무발명인 경우에는 상세하게 기재한 문서로 신고할 것을 요하지만, 자유발명인 경우에는 자유발
명여부의 판단에 필요한 정도를 기재하면 족하다.

* 8) 독일에서는 신고한 후 4개월 내에 請求하지 않으면 자유발명으로 취급한다. 종업원의 권리보호라는 측 에서 살펴볼 때 이러한 규정이 바람직하다.

7. 자유발명으로 보는 직무발명 등

사용자 등이 직무발명을 승계한 후 그 승계일로부터 4개월 이내에 출원을 하지 아니하거나 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우에는 당해 직무발명은 자유발명으로 간주된다. 자유발명으로 간주된 직무발명에 대하 여 종업원 등이 특허를 받는 경우에는 사용자 등은 법 제39조 제1항의 규정에 불구하고 통상실시권을 취득 하지 못하며, 그 특허발명을 실시하고자 하는 경우 사용자 등은 종업원 등으로부터 통상실시권의 허락을 받 아야 한다(발명진흥법 제11조). 사용자 등이 승계 후 일정기간 내에 출원하지 않거나, 출원 후 직무발명을
포기함에 따라 종업원 등이 입게 되는 불이익을 구제하기 위한 조치이다. (*9)

* 9) 천효남, 앞의 책, 241쪽.

Ⅳ. 직무발명보상제도 실시에 따른 지원

<1. 정부의 지원 의무화

정부는 직무발명보상제도 등의 실시에 관한 지원시책을 수립, 시행하여야 한다(발명진흥법 제8조 제1항). 또한 정부는 표준이 되는 보상규정을 작성하고 보급하여야 하며, 보상과 관련한 분쟁을 해결하기 위한 합리 적인 절차규정도 작성, 보급하여야 한다(발명진흥법 제8조 제2항). 이는 종업원 등이 정당한 보상을 받도 록 하여 발명을 장려하기 위함이다.

2. 보상제도 운용에 대한 지원

정부는 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자 등에 대하여 발명의 권리화 및 사업화를 촉진하기 위한 조 치를 우선적으로 행하여야 한다(발명진흥법 제8조 제3항). 발명의 권리화 및 사업화를 촉진하기 위한 조치 란, 선행기술의 조사, 특허관리비용의 지원, 금융기관 등의 우선 자금지원, 세제지원 등 발명진흥법 제18 조 내지 제28조에 규정된 내용을 말한다. 분할지급은 어디까지나 승계시에 확정한 보상금의 분할지급방식 에 관하여 따로 합의한 일례에 불과하다. 한편, 공무원이 한 무발명인 경우, 공무원직무발명보상규정에 따라 등록보상과 처분보상을 하고 있다.

직무발명을 둘러싸고 사용자와 종업원사이에 법적 분쟁이 일어날 수 있다.
예를 들면, 종업원이 한 발명이 직무발명인지, 자유발명인지의 분류에 따르는 분쟁, 발명의 승계에 따른 보 상금의 결정에 대한 분쟁 등이 있을 수 있다. 이전에는 이러한 분쟁은 재판을 통해서만 해결할 수 밖에 없 었다. 재판에 의한 분쟁해결은 시간과 비용이 과다하게 소요되고 발명의 기술성으로 인하여 비전문가에 의 한 공정한 결정을 얻기가 어려우며 법원의 결정에 양 당사자가 만족하지 못하고 있었다. 그러한 이유로 기 술을 지닌 전문가에 의한 조정위원회 등의 설치에 대한 요청이 있었으며 그에 상응하여(*10), 발명진흥법 은 정부의 직무발명보상제도 실시 지원(발명진흥법 제8조), 사용자 등에 의한 보상심의위원회설치 가능성,
특허청에 산업재산권 분쟁조정위원회 설치 등에 대한 규정을 두어 분쟁의 빠른 해결을 도모하고 있다.
(*11)

* 10) 김창종, 앞의 논문, 146쪽.
* 11) 송호찬, 앞의 논문, 781쪽.

1. 보상심의위원회

발명진흥법 제10조 제1항에 따라 사용자 등은 직무발명 보상 등에 관하여 필요한 사항을 심의 의결하기 위 하여 보상심의위원회를 설치· 운영할 수 있다. 보상심의위원회에서는 직무발명 보상규정을 작성하는 외에 직무발명에 관한 사용자 등과 종업원의 이견조정 등에 대하여 심의·의결할 수 있다. 이러한 심의·의결내 용에 객관성을 보장하기 위하여 보상심의위원회의 위원은 종업원 등의 대표 및 관련분야 전문가로 구성토 록 규정되어 있다(발명진흥법 제10조 제3항). 그렇지만 보상심의위원회는 사용자에 의해 임의로 구성되는 만큼, 분쟁의 해결에 한계가 있다고 할 것이다. (*12)

* 12) 송호찬, 앞의 논문, 782쪽.

2. 산업재산권 분쟁조정위원회

직무발명보상에 대하여 분쟁이 발생하는 경우 발명을 한 종업원 또는 사용자는 발명진흥법 제29조에 의하 여 특허청에 설치된 산업재산권 분쟁조정위원회에 화해를 목적으로 한 조정을 신청할 수 있다. 여기서 조정 이라 함은 조정위원회가 분쟁관계인 즉 사용자와 종업원 사이에 개입하여 화해로 이끄는 절차를 말한다. 조 정신청이 접수되면 분쟁조정업무를 효율적으로 수행하기 위하여 위원회에 3인의 위원으로 구성된 조정부에 하며 특별한 경우 양당사자의 동의
를 얻어 1월의 범위내 1회에 한하여 연장할 수 있다. 이 기간에 조정이 이어지지 아니하거나 조정 당사자 것으로 본다. 조정신청은 시효중단의 효력이 있으나 조정 불성립이 확정된 후 1월 이내 소를 제기하지 아니하면 시효중단 의 효력이 없다. 조정은 합의사항을 조정조서에 기재함으로 성립하며 조정조서가 작성되어 조정이 성립된 때에는 당사자간에 조서와 동일한 내용의 합의가 성립된 것으로 본다.(*13) 이는 재판상의 화해와 동일한 효력을 가지며, 그 효력은 준재심의 절차에 의해서만 다룰 수 있다. 조정에 의하면 분쟁이 소송에 비하여 조정위원회는 위원장을 포함한 15인 이상 20인 이내의 위원으로 구성하고 임기는 3년이며 위원장은 특허청
장이 위원 중에서 지명한다. 위원은 특허청소속 3급이상 공무원, 판사, 검사, 변호사 또는 변리사의 자격 이 있는 자, 대학에서 부교수이상의 직에 있는 자, 비영리단체에서 추천한 자 등 중에서 특허청장이 위촉한 다(발명진흥법 제29조 제2항 내지 제5항).

* 13) 발명진흥법 제29조 및 제29조의9, 제29조의2 내지 제29조의9는 2001.02.03자 신설되고 2001.07.01시 행되는 조문이다. 조정의 활성화를 위해 보충한 것으로 보인다.
* 14) 이시윤, 「민사소송법」, 박영사, 1991, 22쪽.


第 5 節 職務發明과 타 制度와의 關係

Ⅰ. 서언

근로자의 특별한 업적으로서 창작된 직무발명은 그 창안이 기술과 관련이 있는 발명이기 때문에 특허법과 관계가 있고 근로자의 창안이라는 점에서 제안제도의 일종이며 직무관계에 있는 중에 이루어진 것이기 때문 에 민법 및 노동법과 관계가 있다. 또한 무형적 재산으로서 영업권의 일부를 구성할 수 있는 것이기 때문 에 영업비밀보호제도와 관련이 있다. 또한 대학의 구성원인 교수 등의 발명에 관하여는 학문의 자유 및 교 육특성으로 인하여 직무발명에 있어서 특별한 취급을 한다. 여기서는 직무발명과 제안제도, 직무발명제도 와 민법 및 노동법상의 관계를 살펴보고 직무발명과 영업비밀과의 관계 및 직무발명과 대학발명과의 관계 를 살펴본다.

Ⅱ. 직무발명제도와 제안제도

1. 제안제도

직무발명제도는 체계화되고 법제화된 제도인데 대해, 제안제도는 기술개발에 따른 아이디어제공 등을 비롯 하여 회사 전반에 관한 아이디어를 창출하여 회사운영에 반영시키기 위한 제도이다.(*15) 제안 제도의 시초 는 영국인 William Demy가 자기가 경영하는 조선소에서 실시한 것이 처음이다. 1880년 데미 는 조선소의 노 동자에게 회사운영전반에 걸쳐 아이디어를 제안해 줄 것을 공포하였다. 즉, 데미는 함을 설치하여 제안을 받았으며 제안된 내용은 설치된 공식위원회에서 평가하여 우수한 제안에 대해서는 포상 등 여러 가지 혜택 을 부여하였다. 이것이 전 세계에 보급되어 작은 기업에도 제안함을 설치하여 종업원의 아이디어를 회사운
영에 반영토록 하고 회사의 발전을 기하게된 것이다. 提案의 대상으로는 기술과 관련이 있는 발명·고안 등 창작보다는 회사의 운영상 개선해야할 사항 등이 주류를 이루었다.
William Demy의 제안제도는 종업원에게 신규의 계기·기구나 작업방법의 개선에 의해 발명·고안을 촉구하 는 계기가 되었고 이 제도에 의거 종업원을 단순한 육체노동자가 아닌 회사의 기술개발을 계획하고 설계하 는 인간으로 변모시키는 동기를 제공하였다는 점에 역사적 평가를 하고 있다. (*16) William Demy의 제안제를 신속하게 도입한 나라는 미국이며, 1881년 미국해운연안방위대에서 도입하여 전 국으로 퍼지게 되었다. 독일은 1914년 칼샤이스 광학회사가 동 제도를 채용한 것이 시초이다. 이처럼 미국 및 서구의 기업들은 근로자의 창의력을 기업 내에서 활용하기 위해서 제안제도를 두었고 이를 관리하는 상 설기구를 체계화하여 운영하고 있다. 이 제안제도 중 기술과 관련이 있는 부분에 대하여는 근로자와 사용자 간의 사적 계약으로서가 아니라 법규로 규율하는 직무발명제도로 발전하게 되었다. (*17)
우리나라는 1910년 한일합병이래 침략도구의 일환으로 운영해 왔었으나 별 진전을 보지 못했으며, 1961년 5 월 16일 군사정부가 들어서면서 각 기업에 제안제도를 설치하여 아이디어창출을 촉구하게 되고 이것이 발전 되어 직무발명제도를 활성화시키는 계기가 된 것이다. (*18)

* 15) 조원철, 직무발명제도의 고찰, 「한국산업재산권법학회지」제5호, 한국산업재산권법학회,
1997.04, 140쪽; 이수웅, 「산업재산권법」, 도서출판삼선, 2002., 64쪽.
* 16) 조원철, 앞의 논문, 140쪽.
* 17) 김관형, 「지적재산권법개론」, 경문사, 2000.03, 75쪽; 이수웅, 앞의 책, 65쪽.
* 18) 조원철, 앞의 논문, 140쪽; 이수웅, 앞의 책, 64-65.

2. 제안제도의 일종으로서의 직무발명제도

제안제도는 넓은 의미의 제안제도와 좁은 의미의 제안제도로 나눌 수 있다. 넓은 의미에 있어서의 제안제도 는 노무관리적 측면과 기술개발을 장려하는 측면의 2면성을 포함한다. 이에 대해 좁은 의미에 있어서의 제 안제도는 직무발명제도를 포함하지 아니한다. 넓은 의미의 제안제도중 기술개발을 장려하는 측면이 분리· 발전한 제도가 직무발명제도이다.(*19) 근로자의 창안 중 기술과 관련이 있는 것으로 특허법에 의하여 보호 를 받는 발명인 경우에는 직무발명제도로 보호받는 점에서 다르나 직무발명제도와 제안제도는 근로자의 직 무에 관한 창안이라는 점에서 동일하다. 회사 업무에 관련하여 근로자가 새로운 창안을 한다는 점에서 직무
발명제도는 제안제도의 일종으로 볼 수 있다. (*20)

* 19) 조원철, 앞의 논문, 141쪽.
* 20) 김관형, 앞의 책, 75쪽; 이수웅, 앞의 책, 65쪽.

Ⅲ. 직무발명과 민법 및 노동법상의 관계

1. 직무관계의 정립 필요성

직무발명에 있어서의 직무관계가 어떠한 근거에 의하여 성립하느냐에 따라 적용 법원리가 다르게 된다. 직 무발명에 관한 직무관계를 민법상의 고용계약에 의한 고용관계로 파악하는 경우에는 사적 자치에 입각한 민 법의 법원리가 적용되어야 할 것이고 노동법상의 근로계약에 의한 근로관계로 파악하는 경우에는 노동법의 법원리가 적용되어야 할 것이며, 발명에 관한 측면에서는 특허법의 원리가 적용되어야 할 것이다. 즉 직무 발명에 관한 제도는 특허법, 노동법, 계약법의 교차영역에 해당하는 문제인 것이다.(*21) 또한 각 법원리 에 입각하여 권리·의무의 각 주체인 사용자와 근로자의 정의가 다르게 적용되게 될 것이기 때문에 직무발
명에 있어서 직무관계의 정립은 직무발명제도의 근간이 되는 사항이라 할 수 있다.
직무발명에 있어서 직무관계가 어떠한 관계인가를 명확히 하여야 법 적용과 해석에 혼란을 방지하고 본래 의 직무발명제도의 취지에 부합하는 기초적 역할을 하게 될 것이다.