바이오인

BT분야 특허 소송 및 분쟁 사례 [IV] - BT특허 침해판단 사례 - 이처영, PhD/Patent Attorney 5T 국제특허법률사무소 본 고에서는 BT분야의 소송 및 분쟁 사례를 ① 특허 보호대상, ② 기재요건 및 실시가능요건, ③ 특허요건, ④ BT특허 침해판단 사례 및 ⑤특허권의 효력범위로 나누어 연재한다. (1) 균등론 ★ 메티오닌 사람 성장호르몬 사건 (CAFC No. 95-1471)원고인 Genetech의 특허는 사람의 성장호르몬(hGH)의 발현방법에 관한 것(US 4,601,980)과 hGH의 발현하기 위한 벡터의 작제방법에 관한 것(US 4,342,832)이다. 피고인 BTG의 hGH의 제조방법은 리더 서열 없이, hGH를 발현하도록 작제된 벡터를 박테리아에 도입하여, 생물학적으로 불활성인 봉입체 형태의 불용해성 met-hGH (hGH에 메티오닌을 부가한 것)을 발현시키고, 이로부터 메티오닌 잔기를 절단하여 생물학적으로 활성인 hGH를 제조하는 것이다.피고는, 원고 특허의 claim 1이 플라스미드의 제조방법을 청구하고 있으므로, 수입되는 hGH는 상기 claim 1에 의해 직접적으로 제조된 것이 아니라고 주장하였다. 그러나, CAFC는 BTG가 상기 claim 1의 방법을, hGH를 제조하기 위한 방법의 일부로서 실질적으로 사용하고 있음을 지적하여, 피고의 주장을 기각하였다. ★ 재조합 사람 tPA사건 (델라웨어주 지재판결, No. 88-330-JJF)원고인 Genentech의 특허는 사람 tPA를 코딩하는 분리된 DNA에 관한 것(US 4,766,075)과 이 DNA를 이용하여 유전자 재조합 기술로 tPA를 제조하는 방법에 관한 것(US 4,853,330)이다. 또 다른 원고인 류벤의 특허(US 4,752,603; 이하 603특허라 한다)는 혈전용해 작용을 가지고 있으며, 면역학적으로 유로키나제와 구별되어, 2개의 비활성 (50만IU/mg, 9만IU/mg)으로 규정된 천연의 사람 tPA에 관한 것이다.피고인 Wellcome Foundation(W사)의 제품 (met-tPA)은 tPA의 245번째의 아미노산 잔기를 발린에서 메티오닌으로 치환한 것이고, 또 다른 피고인 Genetics Institute(GI)의 제품 (FEIX)은 W사의 제품 (met-tPA)에서 1~81번째의 아미노 잔기를 제거하고, 117번째의 글루타민을 아르기닌으로 치환한 것이다.피고는 603특허의 신규성 결여를 주장하여, Genentech 등의 특허를 저지하려고 하였으나 인정되지 않았다. 델라웨어주 지재는 신규성이 부인되려면, 선행기술 중에 claim의 모든 요소가 포함되는 것이 전제조건이나, 본건은 이에 해당되지 않는다고 하였다. 또한 피고는 603특허가 신규사항을 추가하는 부당한 보정이 가해진 것을 주장하였으나, 이 또한 인정되지 않았다. 즉, 동 특허에서는 '50만 IU/mg의 비활성'이라는 사항을 보정으로 추가하고 있으나, 동 지재는 이 비활성이 청구된 사람 tPA의 본질적인 성질임을 인정하여, 신규사항의 추가에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그리고, 피고는 603특허에는 '50만 IU/mg의 비활성'이라는 사항을 추가하는 보정을 하고 있는데, FEIX는 그것보다 훨씬 낮은 25.4만 IU/mg의 비활성이기 때문에, 603특허의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다 (금반언의 요건). 이에 대해 동 지재는 피고 제품 FEIX가 26.6만IU/mg보다 훨씬 높은 비활성을 가진다는 증거가 있다는 이유로 기각하였다.이상의 결과와 함께, 델라웨어주 지재는 피고의 제품이 면역학적으로 유로키나제와 구별되어, 혈전용해작용 및 603특허와 균등한 비활성을 가지고 있으며, 전기 피고의 제품이 동일한 방법으로, 원고측 tPA와 동일한 기능과 결과를 달성하고 있다는 실질적 증거를 인정하여, 균등론에 따라 침해를 인정하였다. ★ 재조합 사람 tPA 사건 (CAFC, No. 92-1503,-1505) W사와 GI는 상기 델라웨어주 지재의 판결에 불복하여 CAFC에 항소하였다. 항소심에서 CAFC는, 603특허 claim에서 '비활성' 한정이 Genentech의 특허(US 4,766,075, US 4,853,330)에 포함되어 적용될 수 없다고 판단하였다. 이어, CAFC는 Genentech사의 특허에 기재된 '사람 tPA'는 '천연 tPA와 동일한 구조를 가지고, 유전자 재조합 기술로 제조된 tPA'라고 정의하였다.이어, 델라웨어주 지재와는 반대로, CAFC는 FEIX의 휘브린 플레이트법에 의한 비활성은 약 25.4만 IU/mg이며, 이 값은 선행기술의 26.6만 IU/mg에 가깝고 603특허의 50만 IU/mg보다 낮아서, 금반언에 의해, 균등의 범위로부터 제외된다고 하였다. 또한, CAFC는 FEIX는 tPA에 비해 휘브린 친화능력이 약40% 낮고, FEIX의 휘브린 결합방식은 tPA와 실질적으로 다르며, FEIX의 생체내 작용이 tPA와 전혀 다르다는 것을 이유로, FEIX는 Genentech 특허의 균등범위에서 벗어난다고 판결하였다. ★ 일본에서의 tPA사건 (제넨테크 v. 스미토모 제약, 오사카 고재)원고 Genentech의 특허는 유전자 재조합 기술에 의한 재조합 tPA의 제조방법에 관한 것이다. 피고인 Sumitomo가 tPA의 변이체를 생산하여 판매하자, Genentech가 특허침해소송을 제기하였다. 피고의 tPA는 원고 tPA의 245번의 발린이 메티오닌으로 치환된 형태로서, 이를 제외한 나머지는 전기 원고의 특허와 동일하다. 오사카지방재판소는 균등론을 적용하더라도, 침해라고 볼 수 없다는 판결을 내렸고, 이에 원고는 오사카고등재판소에 항소하였다.오사카고재에서는 원고의 특허가 특허성을 가지고 있음을 확인한 다음, 전문가의 의견을 취합하여, '발린에서 메티오닌으로의 변환은 단백질의 입체구조 형성에 유사하게 작용하고, 기능적인 변이를 일으키지 않으며, 245번째의 아미노산은 tPA의 생리활성에 중요하지 않다'는 등의 견해를 나타냈고, 이를 바탕으로 균등론을 적용하는데 방해가 되는 사실관계를 확인할 수 없다고 인정하였다. 상술한 견해에 따라, 오사카고재는 피고가 원고의 특허를 침해하였다고 판시하였다.이 사건은 일본 BT분야에서 처음으로 균등론을 인용한 사례로, 판결에서는 균등성립의 적극적 요건으로서 ① 치환가능성과 ② 용이상도성을 들고, ① met-tPA와 val-tPA는 특성이 동일하고, 작용효과도 동일하므로 치환가능성을 만족하고, ② tPA의 아미노산 서열을 알고 있으면, 그 변이체를 제조하는 것은 용이하고, 실제로 met-tPA는 클로닝 에러에 의해 얻어진 것으로서, 이와 같은 클로닝 에러가 생기는 것은 당업자에게 충분히 예측가능한 것이었기 때문에, 본건 우선권 주장일 당시에 아미노산의 일부를 치환한 변이체는 용이하게 상도할 수 있는 것이라고 하여 용이상도성을 긍정하였다.한편, 판결은 균등성립의 소극적 요건으로 의식적 한정의 부존재를 들어 본건 명세서의 claim에 대한 보정은 명세서 기재요건을 충족하기 위한 취지이고, 신규성이나 진보성을 만족하기 위한 것이 아니라고 하여 본건 출원경위로부터 의식적 한정은 없다고 인정하였다.또한, 원심판결은 피고의 독자개발을 인정하고, 피고의 물건은 특허회피를 위해 의도적으로 만들어낸 것으로 인정되지는 않는다고 하여, 이것이 균등적용에 부정적인 영향을 미쳤으리라 판단되나, 독자개발은 균등을 부정하는 독립된 주장이 될 수 없다고 하고, 더구나 독자 개발한 사실도 부정하여 균등을 인정하는 데 장애사유가 아니라고 하였다.이 사건의 판결은 일본 바이오 업계에 커다란 충격을 주었으며, 특허가 바이오 기술의 산업화에 결정적인 열쇠라는 점을 분명하게 했다. ★ 인터페론 사건 (동경고재 평성6년(ネ) 제2857호) 원고인 로슈의 특허는 사람백혈구 인터페론 (IFN) 감수성 질환치료용 의약 조성물에 관한 것이다. 피고인 오오츠카제약 등은, 하야시바라 생물화학연구소에서 공급받은 IFN 원액을 이용하여 주사용 건조 인터페론-α (IFN-α)를 제조하여, 판매하고 있었다. 로슈는 오오츠카제약의 IFN-α가 자사의 특허를 침해한 것으로 제조판매 정지, 손해배상 등을 청구하는 소송을 동경지재에 제기하여 기각되자, 이에 불복하여 다시 동경고재에 항소를 제기하였다.이 사건에서는 로슈 특허의 claim에 기재되어 있는 '사람 백혈구 인터페론'이 사람 백혈구를 생산 세포로 하는 인터페론을 의미하는 것인지, 항원 특이성 분류에 의한 'IFN-α'를 의미하는 것인지가 주요한 쟁점이 되었다. 동경고재는 명세서 기재와 출원경과를 참작하여 '사람 백혈구 인터페론'이 사람의 백혈구를 생산세포로 하는 인터페론을 의미하는데 반하여, 오오츠카 제약 등의 IFN-α은 사람 임파구 BALL-1 세포에서 얻은 것이기 때문에 양자는 차이가 있다고 판단하였다.그러나, 원고는 상기 차이점에 관해서 균등론을 주장했기 때문에, 이를 검토한 결과, 아미노산의 유무는 인터페론의 장기 연용에 동반되는 항체의 생산에 크게 관여하고 있다고 인정하고, 결국 아미노산은 질환치료 효과에 대하여 어떤 관련이 있다고 이해하는 것이 불가능하기 때문에, 치환가능성을 결여하고 있어 균등론적 주장을 부정하였다. 이에 따라, 동경고재는 오오츠카 제약 등의 IFN-α는 로슈사의 특허를 침해하지 않는다고 최종적으로 판결하였다. (2) 금반언 (국내 EPO 사건 : 98허8243) 균등의 범주에 속한다는 특허심판원의 심결에 불복하여 CJ가 특허법원에 항소한 사건이다. CJ의 특허는 2.4kb의 인간 EPO gDNA 서열, SV40 프로모터, LTR 인핸서 등을 함유하는 발현벡터로 CHO 세포를 형질전환시킨 후, HAT 배양배지에서 아미노프레린 농도를 높여가면서 반복배양하여 EPO를 안정하게 발현하는 세포 CHOEp-cfc33을 수득하고, 이 세포를 배양하는 것을 특징으로 하는 인간 EPO의 제조방법에 관한 것이고, GI의 특허는 3.4kb 및 2.9kb의 인간 EPO gDNA를 사용한 인간 EPO의 제조방법에 관한 것이다.특허법원에서는 2.4kb EPO gDNA는 GI의 3.4kb 또는 2.9kb EPO gDNA와 해당 부분이 동일하고, 생산되는 인간 EPO 단백질이 동일하므로 사용한 유전자는 균등의 범주에 속하고, 사용한 벡터, 프로모터, 숙주세포, 배지 등도 균등의 범주에 속한다. LTR 인핸서는 GI특허 출원전에 널리 알려진 것이므로 자명한 공지요소를 단순히 부가한 것에 불과하며, 단순한 수율 차이만으로는 양 발명이 다르다고 할 수 없다고 하였다. 결국, 기술적 구성과 효과를 대비할 때 양 발명은 균등의 범주에 속한다고 하였다.한편, 출원경과를 참작한 결과, GI 특허는 이의신청에 의한 특허취소결정 불복심판과정에서 EPO gDNA 서열 전체 또는 일부를 함유하는 ... 방법서 2.9kb 및 3.4kb gDNA 서열을 함유하는 ... 방법으로 축소 보정하여 등록되었고, 이는 GI가 신규성 또는 진보성으로 거절되는 것을 방지하기 위하여 축소 보정한 것으로 판단하였다. 특허법원은 '출원인이 출원심사과정에서 스스로 철회 또는 포기한 권리범위를 그 선행행위와 모순되게 다시 권리범위라고 주장하는 것은 허용될 수 없다는 금반언의 원칙을 인용하여, 2.4kb gDNA를 함유하는 ... 방법에 대해서는 피고가 스스로 권리범위를 포기한 것이므로 권리범위에 속하지 않는다'고 판결하였다. (3) 역균등론★ 혈액응고제 Ⅷ:C 인자 사건 (CAFC No. 89-1541, 1542, 1543, 1646, 1647)원고인 Scripps Clinic Research Foundation & Revlon Inc.의 재발행특허 (US RE32011)는 MAb를 이용하여 혈액응고제 Ⅷ:C 인자를 정제하는 방법에 관한 것이다. 피고인 Genentech은 재조합 혈액응고제 Ⅷ:C 인자 및 그의 제조방법에 관한 특허를 출원하고, 이 출원된 특허를 바탕으로 하여 Cutter Laboratories(CL)와 라이센스 계약을 체결하였다.피고는 자사의 기술로 생산되는 혈액응고제 Ⅷ:C 인자가 원고특허에 의해 제조되는 물질과 근본적으로 상이하고, 순도와 비활성의 측면에서 우수하다고 주장한 반면, 원고는 생산된 양자에 큰 차이가 없다고 반론하였다. 이에 대하여, 캘리포니아 지재는 피고의 주장을 기각하고, 침해를 인정하였다.그러나, CAFC는, 역균등론에 입각하여, 피고가 제출한 과학적인 증거를 고려하지 않은 지재의 판단이 부적당하다고 지적하고, 피고의 혈액응고제 Ⅷ:C 인자는 동일 또는 유사 기능을 가지는 원고의 특허발명과 본질적으로 다른 방법으로 실행되도록 원리적인 변이를 가하고 있다고 인정하여 그 침해를 부정하였다.▩ 본고에 대하여 의문이 있으신 분은 전화(02-2051-1271) , Email(cylee@5tpat.com)로 문의하시기 바랍니다.