바이오인

 

 

 

회사 (갑)과 회사 (을)은 줄기세포 연구를 주력 사업으로 하고 있었다.  (갑)은 임상응용기술은 부족하였으나 기초 기술 X가 세계적 수준이었고, (을)은 그 반대로 기초 기술은 부족하였으나 임상응용기술 Y가 세계적 수준이었다.  (갑), (을)은 Win-Win을 목표로 공동연구계약(Collaborative Agreement)을 맺게 되었고, 그 계약서에는 다음과 같은 조항이 포함되어 있었다. X와 Y 기술 모두를 바탕으로 하여 완성된 improvement기술에 대한 특허권은 (갑)과 (을)이 공동으로 소유하기로 한다.

 

(갑), (을) 모두에게 참 공평하고 매우 균형있게 잘 짜여진 조항처럼 보이지만, 실은 그렇지가 않다.  가령, (갑), (을)이 공동으로 특허권을 소유하게 되었다고 하자.   어느 날 타 회사 (병)이 (갑), (을)에게 다가와, 거액의 로얄티를 줄테니 (갑), (을) 특허권에 대한 독점/ 전용 실시권(exclusive license)을 허여해 달라고 제안을 하였고, (갑)은 (병)의 제안이 두번 다시 오지 않을 절호의 기회라 여기고 이를 수락하고자 했으나 (을)은 아무런 이유없이 반대하였다.  한편, (갑)은 타 회사 (정)이 (갑), (을) 특허권을 침해하고 있음을 알게 되었고 그 즉시 (정)을 상대로 특허침해소송을 제기하려 하였으나 이번에도 (을)은 아무런 이유없이 반대하였다.  이러한 경우 (갑)은 (을)의 동의 없이 (병)과의 실시권 계약을 성사시키고, (정)에게 특허침해소송을 제기할 수 있을까?  미국 특허법과 한국 특허법 모두 원칙적으로 이를 허용하지 않는다.  쉽게 말하면 (갑), (을)은 같은 배를 탔으니 함께 가야 한다는 것이다.  사업 파트너들의 관계가 사업 초기에 우호적이었다가도 사업이 진행되면서 급속도로 냉각되는 일은 흔한 일이다.  특허권을 공유로 하기로 한 상기 계약 조항만으로는 이유 없이 딴지 놓는 파트너를 제재할 수 있는 방도가 없음에  유의하여야 한다.

 

그 후 (갑)은 새로운 비지니스 파트너 회사 (무)를 만나게 되었다.  회사 (무)의 임상응용기술 Z는 Y에 필적할 만큼 세계적 수준의 것이었다.  “(갑)은 (을)과의 씁쓸했던 경험을 바탕으로 (무)와 공동연구계약을 맺으며 위 조항 대신 다음과 같은 조항을 넣기로 하였다. X와 Z 기술 모두를 바탕으로 하여 완성된 improvement 기술에 대한 특허권은 회사 (갑)이 소유하기로 한다.  다만, 기술 개발 및 특허권의 취득과 관리에 드는 일체의 비용은 (갑)이 부담하기로 한다.(무)는 (갑)의 특허권이 소멸하는 날까지 그 특허권에 대하여 실시권을 가진다.  다만, (갑)에게 매월의 초일에 3000만원의 실시료를 지불하기로 한다.  한편, (무)는 (갑)의 특허권이 무효임을 다툴 수 없다.”

 

얼핏 보아도 공동연구계약에 임하는 (갑)의 태도가 상당히 많이 성숙되었음을 느낄 수 있다.  그러나, 위 계약 조항도 여전히 문제가 있다.  가령, (갑)이 단독으로 특허권을 소유하게 되었다고 하자.  (무)는 나중에 (갑)의 특허권에 무효사유가 있음을 알게 되었고 그러한 특허권에 월 3000만원의 로얄티를 지불하고 싶은 마음이 없게 되었다.  하지만, 로얄티를 지불하지 않고 (갑)의 특허기술을 실시하였다가는 계약 위반 내지는 특허침해의 책임을 물어야 하는 위험이 있기 때문에 (무)는 (갑)에게 로얄티를 계속 지불하면서 한편으로는 (갑)의 특허권에 대하여 특허무효소송을 제기하였다.  이러한 경우 (갑)은 (무)는 (갑)의 특허권이 무효임을 다툴 수 없다는 위 조항을 들어 (무)가 제기한 특허무효소송에서 승소할 수 있을까?  한국 특허법과 미국 특허법 모두 이에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않다.  하지만 한국의 판례에  의하면, (무)의 실시권이 독점적인지 여부에 따라 (갑)의 승소 여부가 결정된다.  즉, (무)의 실시권이 전용실시권(exclusive license)이라면 (갑)은 승소할  수 있다.  통상실시권(non-exclusive license)이라면 구체적인 사안에 따라 승소 여부가 달라진다.

 

한편, 미국 연방 대법원은 2007년 1월 9일 MedImmune v. Genentech 사건에서 실시권자가 로얄티를 계속 지불하였다는 이유만으로 특허무효를 다투지 않겠다고 약속한 것으로 해석할 수 없다고 판시하였다.  이번 대법원 판결은 특허권자와의 라이센싱 교섭시 실시권자들이 과거보다 훨씬 유연한 위치를 점할 수 있는 계기를 마련해 주었다는 데에 큰 의의가 있다.  즉, 이번 판결 전에는 실시권자들이 특허권의 무효를 다투기 위해서는 실시권 계약을 먼저 파기하는 수 밖에 없었는데, 특허무효소송을 승소할 수 있다는 100% 확신이 없는 한 결국 실시권자들은 계약 파기의 책임을 면하기 힘들었다.  이러한 이유 때문에 특허무효에 관하여 다툴 수 없다는 규정을 울며 겨자 먹기로 받아들 일 수 밖에 없었고, 최소한 그러한 의미에서  라이센싱 교섭의 주도권을 사실상 특허권자에게 빼앗길 수 밖에 없었다.  그러나, 이번 대법원 판결로 인해 앞으로 실시권자들은 일단 로얄티를 지불하여 실시권자로서의 지위를 안정적으로 지키면서 한편으로는 특허 무효의 다툼을 벌일 수 있게 되었다.

 

글쓴이 소개 미국 Franklin Pierce Law Center 법과대학을 졸업한 후 에드워즈 앤젤 팔머 & 다지라는 법률사무소 (www.eapdlaw.com) 보스톤 오피스에서 지적 재산법 전문 변호사 (kkim@eapdlaw.com)로 활약중이다. 국내에서는 서울대학교 생물화학공학과 석사를 마친 후 한국의 김&장 법률사무소에서 변리사로서 활약한 바 있다.