제도동향
중소기업 해외출원가이드
- 등록일2021-01-25
- 조회수4746
- 분류제도동향 > 종합 > 종합
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자료발간일
2020-12-29
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출처
한국지식재산연구원
- 원문링크
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키워드
#해외출원#로얄티#특허침해
- 첨부파일
중소기업+해외출원가이드.pdf
중소기업 해외출원가이드
• 중소기업은 자사의 제품을 특허로 보호받으면서 해외시장에 진출하기 위해 해외출원은 반드시 필요하나 전문인력의 부재, 비용적인 부담으로 인해 해외출원을 못하고 있음.
• 이에 본고에서는 해외출원전략을 수립하는데 어려움을 겪는 중소기업을 위해 출원국 선정 및 출원방법 선택, 단계별 해외출원 전략, 체계적인 특허권관리 방안 등에 대해 다양한 사례를 통한 해외출원 가이드를 제시하고자 함
작성자ㅣ곽 현 (한국지식재산연구원 창출활용연구실, 전문위원/경영학박사), 김애리 (한국지식재산연구원 창출활용연구실, 전임연구원/경제학석사)
※ 본 보고서 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산연구원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.
Ⅰ 개요
□ 우수한 기술을 보유한 중소기업임에도 불구하고 해외출원을 하지 않아 해외에서 특허 권리를 행사하지 못하는 사례가 빈번하게 일어나고 있음
○ 해외출원을 하지 않아 해외에서의 특허 로얄티 수익을 놓친 사례
○ 다국적 기업으로부터 특허침해 소송을 당한 사례
○ 위의 사례들과 같이 해외 출원을 포기함으로서 해외 국가에서의 독점권을 행사하지 못하거나 특허 분쟁의 위험에 노출되고 있음
□ 중소기업의 해외특허 출원시 가장 큰 애로사항은 ‘비용 부담’와 전문인력 부재로 인한 특허출원의 어려움을 꼽고 있음
* 중소기업들은 보유 우수기술을 해외출원하지 않은 이유로 비용 부담(56%)을 택함(‘17년 설문조사) (※ 미·일·EU 3국 특허등록시 약 6천만원 소요)
** 선진국에서는 출원료(대리인 선임료) 외 중간대응 및 등록료·유지료 부담이, 중국·신흥국에서는 번역료가 큰 부담임1)
*** 특허를 체계적으로 관리하는 평균전담인력은 대기업은 2.8명인데 비해 중소기업은 1.5명이며, 이중 변리사를 보유한 비율은 대기업은7.1%인데 반해 중소기업은 1.6%로 매우 낮음2)
□ 이에, 본고에서는 해외출원전략을 수립하는데 어려움이 있는 중소기업이 자사 발명을 해외출원함에 있어서 출원국 선정 및 출원방법 선택, 단계별 해외출원 전략 등 중소기업 해외출원 가이드를 제시하고자 함
○ 다양한 사례를 통해 해외출원을 처음 시도하는 기업들의 효과적인 의사결정을 지원하는데 도움을 주고자 함
○ 특히, 비용이 부담스럽고 특허출원 전문 인력이 없는 중소기업과 스타트업의 효과적인 내부 의사결정을 지원하는데 도움이 될 것으로 기대됨
2. 해외출원의 필요성 및 해외출원 현황
□ (해외출원의 필요성) 기업은 해외출원을 통해 해당국에 대한 독점배타적 권리를 확보하고, 분쟁을 예방하고, 투자유치 등을 통해 기업 가치를 증대시킬수 있음
○ (독점권리 획득) 특허독립(속지주의)의 원칙상 각국의 특허는 서로 독립적이므로 반드시 특허권 등을 획득하고자 하는 나라에 출원을 하여 그 나라의 특허권을 취득하여야만 해당국에서 독점배타적 권리를 확보할 수 있음
* 한국에서 특허권을 취득하였다고 하더라도 다른 나라에서 권리를 취득하지 못하면 그 나라에서는 독점 배타적인 권리를 행사할 수 없음
○ (분쟁예방) 해외시장에서의 침해*·피침해** 분쟁예방을 위해 필요
* 침해분쟁: 해외기업의 산업재산권을 우리나라 기업이 침해하거나 모방하여 발생한 분쟁
** 피침해 분쟁: 우리나라 기업의 산업재산권을 해외기업이 침해하거나 모방하여 발생한 분쟁
- 국내기업‐해외기업 간 지식재산 분쟁은 증가하고 있으며 이 중 중소기업의 분쟁이 다수 차지하고 있는 것으로 나타남
* 미국에서 우리기업에 의한 제소사건의 경우 ’17년 21건에서 ’18년 104건으로 크게 증가하였으며 이중 중소기업이 약 84%로 대다수를 차지함3)
- 지식재산권 피침해발생시 이에 대응하기 위해서 발생하는 침해조사비용, 대리인 선임비용, 법률 자문비용(경고장 발송, 소송 자문포함), 소송비용 등 막대한 비용이 소요됨
* 미국 US 헤이스팅 법대에서 200개의 스타트업을 대상으로 조사한 결과도 특허 분쟁 소송에 10만 달러 이상을 쓴 스타트업이 57%에 달하는 것으로 나타남4)
** 중국에서 발생한 특허 분쟁의 경우 72.2%가 소송으로 진행되었으며 평균 소송비용은 4.6억 원으로 조사되었음(미국의 경우 10.6억)5)
- 침해분쟁으로 인해 매출감소와 손해배상 합의금으로 인한 경제적 부담, 사업축소 및 철수하게 되는 경우도 있음
○ (기업가치 증대) 스타트업의 특허 보유는 기업의 Value-Up 및 기업의 매출과 고용 증가폭에 중요하게 작용
- 스타트업의 성장 가능성은 특허 보유 시 미보유 대비 35배 증가, 창업 후 1년 내 상표권 등록 시 미등록 대비 5배 증가한 것으로 나타남6)
- 스타트업은 최초 특허 등록 후, 5년간 평균 고용 54.5% 및 매출 79.5% 증가7)
○ (투자유치 및 거래에 활용) 기업의 투자유치 및 거래에 유용하게 활용
- 특허는 스타트업의 외부자금 투자유치 및 거래에 상당한 영향을 주는 것으로 나타남
* 미국에서 벤처투자를 받은 스타트업 중 67%는 투자자들이 해당 스타트업이 보유한 지식재산을 투자결정의 중요요인으로 뽑음8)
□ 국내기업의 해외특허출원 현황
○ 국내출원 대비 해외출원 비중이 경쟁국 대비 극히 낮은 상황으로 국내혁신 역량이 해외시장 확대로 충분히 연결되지 못하고 있는 실정
- ’17년 한국의 해외특허출원지수는 0.42*로 해외출원 상위 20개국 중 19위이며, 상위 20개국 평균(2.54)의 1/6 수준에 불과
* (한국인의 해외특허출원건수)/(한국인의 한국특허출원건수)=67,491/159,084(’17년 기준)
□ 중소기업의 해외특허현황○ 중소기업의 해외출원율은 4.3%에 불과하며 이는 대기업(36.8%)과 중견기업(10.7%)에 비해 많이 부족한 수준임 - 2015년 중소기업의 국내 신규 출원은 4만4,258건으로 대기업(3만5,893건)을 넘어섰지만 해외에 출원된 국내 출원은 1,900건으로 대기업(1만3,216건)의 5분의1 수준에 그침
1) 특허청 주최 수출기업간담회의 내용(‘19.3)
2) 2018년 지식재산활동실태조사(한국지식재산연구원)의 내용을 재작성
3) 국제 IP분쟁 동향 연차보고서(한국지식재산보호원)에서 발췌하여 재작성.
4) ‘스타트업 지재권 보호 강화해야’ (디지털타임스, 2018.02.02.)
5) 우리기업의 해외 지재권 분쟁현황 및 시사점, 한국지식재산연구원, 19.7.
6) MIT Innovation Initiative, ’16
7) 전미경제연구소,
8) 지식재산이 스타트업의 생존과 성장에 미치는 영향, 한국지식재산연구원, 19.7
...................(계속)
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