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모더나와 미국 국립보건원(NIH) 간 발명자 분쟁 및 우리 기업에의 시사점

◈목차

모더나와 NIH 간 발명자 분쟁

1. 분쟁의 시작

2. 양측의 입장

3. 최근 동향

우리 기업에의 시사점

1. 공동발명자의 개념 및 판단 기준

2. 공동발명자 분쟁 관련 리스크

3. 리스크 방지를 위한 대응방안 제안 

4. 글을 마치며

◈본문

최근 모더나(ModernaTX, Inc.)와 미국 국립보건원(National Institutes of Health, 이하 ‘NIH’) 간 코로나19(COVID-19) 바이러스 백신에 관한 특허 발명자 분쟁이 화두가 되고 있다. 이 글에서는 모더나와 NIH 간 발명자 분쟁에 대해 간단히 소개하고, 그것이 우리 기업에 시사 하는 바가 무엇인지 살펴보고자 한다. 

모더나와 NIH 간 발명자 분쟁 

1. 분쟁의 시작 

모더나는 자사 코로나19 백신의 핵심 기술인 mRNA 염기서열에 관한 특허(발명의 명칭: Coronavirus RNA Vaccine, 출원번호: 17/000,215)를 미국에서 출원하였다. 그런데 모더나 는 위 특허를 출원하면서 모더나 소속 연구자들만을 발명자로 기재하고, NIH 소속 연구원들 은 발명자로 기재하지 않았다. 이에 반발한 NIH가 NIH 소속 연구원들도 위 특허의 공동발명 자로 추가할 것을 요구함에 따라 모더나와 NIH 간 특허 발명자 분쟁이 시작되었다. 

2. 양측의 입장 

NIH는, NIH 소속 연구원들1)이 모더나 소속 연구원들과 함께 mRNA 염기서열을 설계하였으 므로 이들도 공동발명자로 기재되어야 한다고 주장하였다. NIH는, 모더나가 코로나19 백신 연구 개발 과정에서 미국 연방정부로부터 14억 달러(한화 약 1조 7천억 원)를 무상으로 지원 받고, 미국 연방정부에 5억회분의 백신을 공급하는 대가로 미국 연방정부로부터 81억 달러 (한화 약 9조 8천억 원)를 지급받는 등 총 95억 달러(한화 약 11조 5천억 원)의 정부 지원을 받았으며, 백신 연구개발 과정에서 모더나의 위 코로나19 백신이 "NIH-모더나 코로나19 백 신"이라고 불리기도 하였다는 점 등을 지적하면서, 이러한 상황에서 모더나가 자사 소속 직원들만을 발명자로 기재한 것은 부당하다고 주장하였다. 

 이에 반해 모더나는 NIH가 모더나의 코로나19 백신 개발에 실질적인 역할을 했다는 사실은 인정하면서도, 출원번호 17/000,215 특허의 mRNA 염기서열은 모더나 소속 연구원들이 독 자적으로 발명했으며, NIH 소속 연구원 3인은 이 과정에 관여하지 않았다고 주장하였다. 모 더나는 자사가 코로나19 백신과 관련하여 출원한 다른 특허 건들에서는 해당 발명에 기여한 NIH 소속 연구원들을 발명자로 포함시켰으나, 출원번호 17/000,215 특허에 대해서는 미국 특허법의 엄격한 발명자 기준에 의할 때 해당 발명의 완성에 관여하지 않은 NIH 소속 연구원 들을 제외하는 것이 옳다고 주장하였다. 

3. 최근 동향 

모더나는 NIH와의 분쟁을 원만하게 해결하기 위해 기한 내에 미국 특허상표청 관납료를 납 부하지 않았고, 해당 출원은 포기 상태(abandoned)가 되었다. 다만, 모더나는 계속출원 (continuation application)을 통해 모더나가 해당 특허 청구항의 일부 또는 전부를 추후 등 록할 수 있게 조치했다고 한다. 모더나의 이와 같은 조치로 모더나와 NIH 간의 특허 발명자 분쟁은 일단락된 것으로 보인다. 

우리 기업에의 시사점 

모더나와 NIH 간 분쟁에서 보듯이, 공동연구개발 과정에서 창출된 발명의 진정한 발명자가 누구인지를 판단하는 것은 상당히 어려운 문제다. 특히, 국가나 공공기관으로부터 자금 지원 을 받아 공동연구가 이루어진 경우에는 각 이해관계인들의 입장이 첨예하게 대립하기 때문에 발명자 해당 여부에 대한 판단을 내리기가 더욱 어렵다. 

이러한 분쟁은 비단 미국만의 문제가 아니다. 최근 여러 전문분야의 협업을 통한 연구개발이 활성화되고 있는 우리나라도 이러한 분쟁에서 자유로울 수 없으며, 이에 대한 철저한 대비가 필요한 상황이다. 이에, 이하에서는 공동발명자의 개념 및 판단 기준2)을 간단히 살펴보고, 이 를 바탕으로 공동발명자 분쟁 관련한 리스크 및 리스크 방지를 위한 대응방안을 함께 짚어 보 고자 한다. 

2) 우리나라의 경우를 먼저 살펴보고, 발 명자 관련 분쟁에 대해 참고할 판례나 사례 등이 많은 미국의 경우를 추가로 살펴본다. 3 Innovating Data into Strategy and Business 

1. 공동발명자의 개념 및 판단 기준 

가. 우리나라의 경우 

현행 특허법이나 발명진흥법은 발명자 및 공동발명자에 대한 정의 또는 그 판단 기준을 규정 하고 있지 않다. 다만, 특허법 제2조에서 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도 (高度)한 것’을 발명으로 정의하고 있으므로, 이러한 행위를 한 자를 특허법 제33조 제1항의 ‘발명을 한 자’로 볼 수 있고,3) 특허법 제33조 제2항이 “2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다”라고 하므로, 2인 이상이 공동으로 발명을 한 경우 각 발명자들을 공동발명자로 볼 수 있다. 

구체적으로 법원은, “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협 력하는 관계가 있어야 하며 (…) 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야” 한다고 하였고, “이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 (…) 실제 실험을 통하여 발명 을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정”4) 해야 한다고 판단하였다. 이러한 판단에 따라 법원은, “창작행위에 현실로 가담한 자연인”, “어떠한 문제를 해결하기 위 하여 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만든 자”, “어떤 문제를 해결하 기 위한 기술적 수단을 새로 착상하여 표현한 사람” 또는 “실현 가능한 기술적 수단을 새로 착 상한 사람” 등을 발명자로 판단한 바 있다.5)

이에 반해, 법원은 “단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자 를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금∙ 설 비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원∙ 위탁하였을 뿐인 정도”의 행위만 하였다면 공동발명자 가 될 수 없다는 입장이다.

...................(계속)

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